馬德里商標注冊問題解答
更新時間：2020-12-01 16:35:55
F?L：您能給讀者簡要介紹《多國商標注冊馬德里議定書》嗎？
《馬德里議定書》已經(jīng)存在多年了。它提供了一種在全球大約60個成員國中提交商標申請和注冊商標的方法。該協(xié)議將于2003年11月2日對美國申請人生效。該協(xié)議允許通過位于瑞士日內(nèi)瓦的世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）進行單一申請。申請人指定其希望提交申請的國家。申請人可以指定一個國家，所有60個國家或兩者之間的任何一個。WIPO支付了所需的費用后，將申請轉(zhuǎn)發(fā)給每個國家，每個國家中的商標局都會對申請進行審查，以決定是否允許在該處注冊商標。
除了議定書是一種備案機制，它還是一種維護機制。一旦完成注冊，就會有一個綜合的機制，可在十年內(nèi)續(xù)簽。向WIPO支付了一筆費用，并續(xù)簽了注冊。其他協(xié)調(diào)的維持福利包括申請者更名或從一方轉(zhuǎn)讓給另一方的程序。
F?L：在海外注冊和保護這些商標方面，您認為該協(xié)議對擁有商標的美國公司有什么影響？
它可能會吸引比我們目前更多的國際商標申請，因為至少在流程的最開始階段，成本會更低。但是最終還是不清楚成本是否會更低。在某些情況下，成本可能會更高。
那是因為當您現(xiàn)在在國際上提交申請時，您通常會尋求當?shù)芈蓭煹膮f(xié)助來協(xié)助起訴該申請，因為商標法顯然因國家而異。最初，根據(jù)《馬德里議定書》，您無需指定當?shù)睾匣锶恕Ｒ虼耍绻ㄟ^本地商標局進行的申請沒有任何問題，那么對于根據(jù)該協(xié)議進行申請的公司來說，最終可能會變得更便宜。但是在許多司法管轄區(qū)中，與申請相關(guān)的一些問題并不少見，例如與商標相關(guān)的商品和服務(wù)的描述。因此，在很多情況下，在稍后的階段，您仍然需要當?shù)芈蓭煹膸椭?br>F?L：協(xié)議中的續(xù)簽程序和時間表與美國專利商標局的續(xù)簽程序和時間表有何不同？
《議定書》的好處之一是，所有成員國的注冊都可以同時（在初始注冊后的10年）進行續(xù)展，您可以通過WIPO進行續(xù)展。但是，這并不影響美國申請人在美國的注冊。我們在美國的注冊期限為10年，并且該注冊過程不會與WIPO注冊同時進行。
另外，美國要求在注冊后的第5年到第6年之間聲明使用，并且對于美國注冊人來說不會改變。其他單個成員國也可能有自己的要求，因此可能需要考慮許多特定于成員的要求。
F?L：就管轄權(quán)和執(zhí)行問題而言，議定書對商標侵權(quán)引起的法律訴訟有什么影響？
根據(jù)議定書的規(guī)定，實際上是根據(jù)成員國當?shù)胤蓪υS多申請進行審查。將其與在歐洲共同體提交申請進行比較，在歐洲共同體，您可以獲得一個行政機構(gòu)在某個時間點對所有歐盟國家進行審查。根據(jù)《馬德里議定書》，該申請將根據(jù)其商標法傳送給每個成員國的商標局進行審查。同樣，執(zhí)法也不是單一的法律體系，而是通過每個成員國。如果您在十個國家遇到問題，則可能有十套法律要處理。同樣，與歐洲共同體形成對比的是，歐洲共同體擁有單一的法律體系和法院系統(tǒng)，您可以在其中解決執(zhí)法問題。
F?L：根據(jù)協(xié)議，美國公司需要記住一些特殊的考慮因素嗎？
是否利用馬德里議定書的文件是一個相當復(fù)雜的決定。有一些缺點。一個例子是，申請人僅有權(quán)享受在其本國享有的注冊范圍。因此，如果美國申請人根據(jù)該協(xié)議提出申請，則必須按照美國專利商標局的要求描述相關(guān)的商品和/或服務(wù)。以計算機軟件為例，您不能簡單地描述“計算機軟件”，而必須指定軟件的功能和使用領(lǐng)域。與其他可以申請“計算機軟件”并獲得所有商品注冊的國家相比在該商品或“計算機軟件”的特定國際分類中?不必將覆蓋范圍限制在功能和使用領(lǐng)域。如果您遵循美國專利商標局的規(guī)則，那么獲得的保護范圍實際上就很窄。
馬德里議定書注冊的可轉(zhuǎn)讓性也很有限，因為它只能轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)讓給居住在成員國中的公司。盡管有很多參與國，但許多值得注意的例外包括加拿大和墨西哥。這帶來了潛在的挑戰(zhàn)，特別是對于那些希望參與并購的公司。
F?L：《馬德里議定書》是否為尋求知識產(chǎn)權(quán)公司幫助的公司（例如湯森德）提出了獨特的考慮？
任何申請人都需要聘請經(jīng)驗豐富且知識淵博的知識產(chǎn)權(quán)顧問來決定是否以及如何利用《馬德里議定書》。您可能要視情況在所有，某些或不考慮的國家中使用它。您要涵蓋的商品和服務(wù)是什么？有問題的商標有多強？商標將在所有國家/地區(qū)使用嗎？這些只是許多關(guān)鍵考慮因素中的一些。
這不像對公司采用一種方法那樣簡單。在許多情況下，是否使用《馬德里議定書》將取決于商標本身。
我們有一群專門研究商標法的律師。這就是我們每天都在做的事情。我們?yōu)閲鴥?nèi)外各種客戶處理投資組合，因此《馬德里議定書》問題屬于我們的專業(yè)知識范疇。我們代表大公司，中型公司，初創(chuàng)企業(yè)和我們會定期處理此類問題。這種豐富的經(jīng)驗，無論是個人還是集體，都將使我們很快陷入《馬德里議定書》的復(fù)雜性之中。
