如果外國和本地商標持有人被視為相同則適用國際商標窮竭
更新時間：2020-12-01 16:19:23
最高法院和知識產權法院（“知識產權法院”）分別于2020年1月和4月做出的兩項裁決共同構成了臺灣法院對涉及平行進口和商標窮竭的案件進行判決的方式的里程碑。
《商標法》第36條第2款規定了關于商標用盡的法定規定，該條規定：“ [?如果所有人以注冊商標的名義將商品以注冊商標的形式投放到國內或國外市場，則所有人是臺灣無權主張此類商品的商標權?[…]”作為一種政策選擇，臺灣顯然采用了國際用盡的學說，該學說比商標所有者的專有性更傾向于公共利益。因此，在臺灣進口帶有臺灣現有商標的正品產品不會侵犯該商標如果商標所有人允許商標商品流通，持有人在臺灣的權利。實際上，《商標法》第36條第（2）款的字面意義僅適用于在世界上任何地方首次進行商品銷售時，商標在國內外均屬于同一所有人的情況。但是，如果同一商標的國內外權利持有人不同，則不清楚是否適合將第36條第2款（即國際用盡）作為平行進口的理由。
與頭發美容和護膚產品相關的“ PHLIIP B”商標在臺灣和美國均已注冊，但由不同實體擁有。臺灣商標持有人是獨家銷售代理，他從美國品牌所有者那里獲得了獨家許可。在某個時間點，發現另一家公司進口了PHILIP B真正的產品，并在未經臺灣商標持有人事先同意的情況下在線銷售。作為回應，臺灣商標持有人既提出了作為最終裁定基礎的刑事申訴，又對基于商標的平行進口商提出了侵權訴訟。法案。2020年之前，此案分別通過了民事訴訟的審判和上訴級別（一審和二審）和刑事訴訟的初審級別（一審）。直到那時，民事和刑事法院都統一裁定臺灣商標持有人勝訴，其理由是在這種情況下國際商標用盡不適用，因為《商標法》第36條第2款僅適用于國內外商標所有人第一次銷售時相同。當商標產品的第一次交易在國內外完成時，商標所有者或其被許可人已從交易中獲得了補償或對價，因此，該產品的任何后續零售或轉售都將被視為具有商標所有者的隱含許可，因此不會侵犯商標權。因此，商標權在其首次出售商標產品時就已經用盡。兩家法院都認為，在此案中，由于同一商標歸不同國家/地區的不同實體所有，因此從美國品牌所有者那里購買產品并不會耗盡臺灣商標權，而是會耗盡美國商標。只對。對于臺灣的權利持有人來說，沒有“首次出售”，因為權利持有人不同意在國內市場上進口和銷售正版產品，甚至沒有提出任何同意請求。因此，它被裁定進口商侵犯了該PHLIIP乙商標的進口和銷售軸承產品的PHLIIP?標志在臺灣的權利。
2020年1月，最高法院對民事訴訟做出了最終裁決，并推翻了下級法院的裁決，轉而支持水貨進口商。最高法院裁定，在商標權所有人許可另一人在不同司法管轄區注冊同一商標的情況下，盡管商標權是地域性的，并且不同的實體各自擁有各自的商標權，但本質上的專有權仍應源自來自權利的原始所有者。換句話說，只要有執照或其他形式之間的關系合法的商標來自不同國家的人，后果商標對原始商標的權利窮竭應擴展到臺灣的同一商標。在這種情況下，本地商標持有人從美國商標注冊人那里獲得了許可，并在美國注冊人的同意下在臺灣注冊了相同商標。最高法院認為，下級法院沒有考慮到這一事實，因此，在對《商標法》第36條第2款的解釋中，錯誤認為國際窮竭僅適用于以國內外商標持有人為商標的情況。相同。
根據最高法院的意見，2020年4月，知識產權法院對刑事訴訟做出了裁決，該裁決撤銷了初審法院的裁決，這次有利于進口商，并認為商標?PHILIP B沒有受到侵犯，因為原告（權利人）不能向平行進口商提出商標權。因此，被告無罪釋放。
知識產權法院通過考慮許多法律理論的判例以及建立其分析基礎的法律先例得出結論。研究的第一個理論是“精疲力竭學說”，也稱為“首次銷售學說”。根據該學說，當出售專利產品時，專利持有人對該專利產品的使用或銷售的專有權已經失效，這意味著平行進口是完全合法的活動。窮竭理論旨在消除產品流通中的不當障礙，以促進公眾對商品自由轉移的興趣。同時，當地消費者享受到具有相同產品價格更具競爭力的經濟利益。
所考慮的另一種理論被稱為“商標目的學說”。與窮竭學說一樣，平行進口在商標目的學說下是合法的。該商標的目的學說強調，法定目的商標是保護特定商品的真正來源的指示，以及為確保產品質量。如果對合法來源不存在混淆的可能性（單一目的理論），或者在產品質量上既不存在混淆的可能性也不存在差異（雙重目的理論），則該法律不禁止平行進口。此外，根據該理論，平行進口不會侵犯本地注冊商標當（1）國外品牌的擁有者和本地商標持有人誰強制商標的權利是相同的身份，或者如果不相同，但必然商業的或者約定的關聯（如許可證）;?或（2）真正的產品進入國內市場時，不損害本地商標的基本功能以表明原產地，也不會通過誤導當地消費者對給定產品的質量誤導商標的質量保證功能分數。
此外，知識產權法院在其四月份的裁決中引用了最高法院的1992年CHELSEA和1993年CITGO的裁決，以進一步支持其分析。最高法院在切爾西的決定，裁定，平行進口不構成侵權，因為使用相同的標記，通過本地銷售的產品的產品商標被許可人是在質量上由當地銷售的產品類似的商標被許可人。法院認為，不存在混淆，誤導或欺詐的可能性，并且認為本地消費者將從同一產品的更具競爭力的價格中受益。當平行進口不會損害商標使用者的商業聲譽和消費者福利時，平行進口實際上可能會阻止商標用戶在市場上的壟斷，這并不違背商標法體系。在CITGO中，法院進一步強調，原包裝中的進口原裝產品未經進一步加工，改良或修改，可以出售而不會損害商標持有人，其被許可人或分被許可人的商業聲譽。此外，平行進口甚至可以幫助防止壟斷并鼓勵市場上具有競爭力的價格。
知識產權法院認為，最高法院的兩個判例均基于商標權所有人在國內外的事實，這與本案事實相反。在分析4月份的案件時，知識產權法院對《商標法》第36條第2款的解釋略有擴大，認為該條款中“?由所有人或經他的同意”一詞應解釋為“包括被視為與商標權利持有人相同。”?關于一個“被視為相同”的問題，法院進一步認為，兩個實體之間應存在經濟或法律關系，例如附屬企業，代理，分銷商，委托制造商等；和商標表示商品的原產地。
因此，在下列情況下，應根據經擴大解釋的第36（2）條適用國際窮竭條款：
（1）帶有相同商標的進口產品，并且該商標帶有（A）當地商標持有人的標簽，（B）與當地權利持有人同意或具有商業或法律關系的人，并且帶有相同商標的商標產品產地；和
（2）在國外和國內市場上流通的進口產品是由（A）當地商標持有人制造的，（B）經當地權利持有人同意或具有商業或法律關系的人，并且該商標表示相同的產品來源。
在測試的第一部分中，進口的頭發美容產品被美國品牌所有人Philip B合法地標有“ PHILIP B”標記。在測試的第二部分中，進口的頭發美容產品在美國銷售并流通。 Philip B也是如此。臺灣商標持有人與Philip B在商業上相關，因為該公司是臺灣的獨家銷售代理。此外，當地權利人進口和銷售相同的Philip B產品，而沒有生產或推廣其自己的任何其他系列。臺灣商標在其廣告活動中持有人一直宣稱自己是Philip B在臺灣的獨家銷售代理商，顯然沒有建立自己的獨立聲譽。知識產權法院因此認定美國公司Philip B和臺灣商標持有人被視為相同。結果，在美國進行的第一次銷售在臺灣以后對同一進口產品的任何國內銷售中，都用盡了臺灣的專有商標權。平行進口Philip B產品不構成侵權；因此，被告無罪于商標法。
擴大國際使用權的適用范圍肯定會影響臺灣的獨家銷售代理商和分銷商，即使他們已從原始品牌所有者那里獲得了本地商標權。
