在OEM制造中使用可能會(huì)加劇商標(biāo)侵權(quán)
更新時(shí)間：2020-12-01 16:15:37
本田汽車有限公司訴重慶恒升鑫泰貿(mào)易有限公司等。（最高人民法院，民事再審判決（2019）第138號(hào)，2019年9月23日）
我們提醒客戶注意，2019年9月發(fā)布了一項(xiàng)重要決定，其中，中華人民共和國(guó)最高法院最高人民法院（“ SPC”）裁定，該實(shí)體的原始設(shè)備制造（“ OEM”）活動(dòng)-即，僅在中國(guó)制造用于出口的商品-構(gòu)成另一方的注冊(cè)商標(biāo)的商標(biāo)侵權(quán)。該案是本田汽車有限公司訴重慶恒盛鑫泰貿(mào)易有限公司等。（“本田”）。
該決定與最高法院在先前案例（例如PRETUL和Dongfeng案例）中的裁決大相徑庭。[1]?Pretul涉及海關(guān)扣押了某外國(guó)公司在中國(guó)制造的某些商品。中國(guó)當(dāng)?shù)氐纳虡?biāo)所有人聲稱，貼在標(biāo)的商品上的商標(biāo)侵犯了其PRETUL商標(biāo)的權(quán)利。SPC得出結(jié)論，OEM制造不會(huì)構(gòu)成商標(biāo)如果存在以下三個(gè)要素，則該使用可能構(gòu)成侵權(quán)的依據(jù)：（1）OEM由外國(guó)公司授權(quán)；（2）這種授權(quán)僅限于出口制造；（3）外國(guó)公司擁有有效權(quán)利目的地國(guó)家/地區(qū)的主題商標(biāo)。隨后的東風(fēng)案確認(rèn)了PRETUL的裁定，增加了另一要素，即使OEM制造商有責(zé)任檢查外國(guó)方在目的地國(guó)的商標(biāo)權(quán)。實(shí)際上，當(dāng)OEM制造商從收貨人處收到目的地國(guó)家中外國(guó)公司的商標(biāo)證書副本時(shí)，將免除此義務(wù)。
這些裁定在本田實(shí)際上被推翻了。在這種情況下，最高人民法院認(rèn)為，如果確定在這種情況下使用商標(biāo)可能會(huì)引起中國(guó)相關(guān)公眾的困惑，OEM可能會(huì)構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。“相關(guān)公眾”被認(rèn)為不僅包括涉嫌侵權(quán)商品的本地消費(fèi)者，還包括與所涉商品有關(guān)的企業(yè)的經(jīng)營(yíng)者。最高人民法院的結(jié)論是，中國(guó)相關(guān)公眾仍然可以使用OEM生產(chǎn)的商品（通過(guò)在線返回中國(guó)或通過(guò)出國(guó)旅行的中國(guó)公民）。簡(jiǎn)而言之，無(wú)論是否存在實(shí)際的混淆或?qū)ω浳锏膶?shí)際訪問(wèn)，測(cè)試都可能造成混淆。對(duì)于商標(biāo)已經(jīng)在中國(guó)OEM中使用過(guò)商標(biāo)的注冊(cè)所有人，這種情況應(yīng)該不會(huì)引起太大的關(guān)注。但是對(duì)于那些尚未在中國(guó)注冊(cè)商標(biāo)但通過(guò)OEM應(yīng)用于商品的公司，如果以前在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行的注冊(cè)可能被認(rèn)為與這些商標(biāo)相同或相混淆，那么現(xiàn)在的風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)更高。應(yīng)當(dāng)指出的是，盡管本田公司的爭(zhēng)議商標(biāo)HONDAKIT可以被認(rèn)為是盜版，因?yàn)楸咎锕緩?qiáng)調(diào)本田公司使用本田，因此本田公司的決定仍是這樣做的。最高人民法院未就此案發(fā)表評(píng)論。
有了這個(gè)決定，對(duì)于從中國(guó)出口的商標(biāo)所有人制造的產(chǎn)品，搜索并申請(qǐng)他們預(yù)期使用或正在為此目的使用的商標(biāo)就顯得尤為重要。并且，如果檢索發(fā)現(xiàn)先前的申請(qǐng)或注冊(cè)可能被視為在中國(guó)使用或注冊(cè)的障礙，則應(yīng)采取措施，如果可能的話，通過(guò)無(wú)效，異議和/或獲取（可能匿名）來(lái)清除此類商標(biāo)的注冊(cè)。另一個(gè)實(shí)踐要點(diǎn)是，與OEM關(guān)聯(lián)使用的商標(biāo)的格式和覆蓋范圍應(yīng)與制造實(shí)體在目的地司法管轄區(qū)中具有專有權(quán)的商標(biāo)相同。由于目前尚不清楚該案將如何積極地適用，因此重要的是商標(biāo)?業(yè)主在特定情況下會(huì)提供建議。
