美國(guó)最高法院駁回商標(biāo)訴訟中的“辯護(hù)排除”
更新時(shí)間：2020-12-01 16:13:47
2020年5月14日，美國(guó)最高法院解決了電路分裂，發(fā)現(xiàn)訴訟抗辯任何阻止，必須符合傳統(tǒng)既判力原則，裁定幸運(yùn)品牌斜紋股份有限公司（樂(lè)凱品牌）沒(méi)有從維護(hù)其防御排除在針對(duì)Marcel Fashions Group，Inc.（Marcel）的長(zhǎng)期商標(biāo)訴訟中。最高法院在Lucky Brand Dungarees，Inc.等人的判決中。訴Marcel Fashions Group，Inc.，590 US ___（2020），對(duì)所有訴訟人都有實(shí)質(zhì)性影響，但正如法院指出的那樣，在商標(biāo)范圍內(nèi)，支持主張或抗辯的有關(guān)事實(shí)可能會(huì)發(fā)生變化，這一點(diǎn)尤其重要。在短時(shí)間內(nèi)大幅度地增加。
背景
Marcel和Lucky Brand相互提起訴訟已有將近20年的時(shí)間。Marcel于2001年首次提起訴訟，指控Lucky Brand侵犯了Marcel的“ Get Lucky”商標(biāo)。雙方于2003年達(dá)成和解，Lucky Brand同意避免使用“ Get Lucky”一詞，Marcel宣布了有關(guān)Lucky Brand使用其他商標(biāo)（包括“ Lucky”一詞）且不帶“ Get”（包括“ “幸運(yùn)品牌”標(biāo)志。
2005年，Lucky Brand提起訴訟，聲稱(chēng)Marcel非法復(fù)制了Lucky Brand的設(shè)計(jì)和徽標(biāo)。馬塞爾（Marcel）提出反訴，聲稱(chēng)幸運(yùn)品牌繼續(xù)違反和解協(xié)議使用“獲取幸運(yùn)”一詞。紐約南區(qū)美國(guó)地方法院駁回了Lucky Brand提出的撤職動(dòng)議，駁回了Marcel在2003年和解協(xié)議中對(duì)Lucky Brand提出的主張的說(shuō)法。地方法院最終于2009年對(duì)馬塞爾（Marcel）進(jìn)行了部分即決判決，永久禁止“幸運(yùn)品牌”（Lucky Brand）使用“ Get Lucky”一詞。
2011年，Marcel再次起訴Lucky Brand，聲稱(chēng)Lucky Brand的商標(biāo)（包括“ Lucky”一詞）侵犯了“ Get Lucky”商標(biāo)，并違反了地方法院在2005年訴訟中的命令。Lucky Brand提出駁回意見(jiàn)，認(rèn)為Marcel已在2003年和解協(xié)議中釋放了此類(lèi)要求。地方法院批準(zhǔn)了駁回動(dòng)議的動(dòng)議，駁回了馬塞爾（Marcel）的主張，即Lucky Brand不能援用釋放辯護(hù)的說(shuō)法，因?yàn)樵?005年的訴訟中并未完全追究該辯護(hù)。
2018年，美國(guó)第二巡回上訴法院推翻了判決，認(rèn)為幸運(yùn)品牌被排除在根據(jù)其所謂的“辯護(hù)排除”原則而主張釋放辯護(hù)的情況下。第二巡回法院將這一學(xué)說(shuō)描述為被告可以針對(duì)原告主張的眾所周知的問(wèn)題排除學(xué)說(shuō)的推論，并指出其禁止被告主張應(yīng)提早提出的未經(jīng)訴訟的辯護(hù)。為此，第二巡回法院在第九，第十一和聯(lián)邦巡回法院的事先決定下創(chuàng)建了一個(gè)分裂。在2019年，最高法院裁定certiorari解決有關(guān)“如果有的話，索賠排除適用于以后的訴訟中提出的抗辯”的分歧。
最高法院的裁決
在一項(xiàng)一致裁定中，美國(guó)最高法院裁定，幸運(yùn)牌并未被禁止主張其辯護(hù)，因?yàn)?011年的訴訟和2005年的訴訟沒(méi)有共同的執(zhí)行事實(shí)核心。
法官索尼亞·索托馬約爾（Sonia Sotomayor）為法院撰文解釋說(shuō)，最高法院從未承認(rèn)“辯護(hù)排除”是一項(xiàng)獨(dú)立原則。相反，任何排除辯護(hù)的條件都必須滿足以下兩個(gè)既有裁決學(xué)說(shuō)的要求：發(fā)布排除或主張排除。由于案件排除與本案無(wú)關(guān)，因此法院進(jìn)行了索賠排除分析。
法院澄清說(shuō)，只有在“兩起訴訟的訴訟因由相同，即它們具有共同的執(zhí)行事實(shí)核心”的情況下，抗辯權(quán)才可被排除在索賠排除之外。在這種情況下，Lucky Brand不會(huì)被禁止主張其釋放辯護(hù)，因?yàn)檫@兩個(gè)有爭(zhēng)議的訴訟“基于不同的行為，涉及不同的商標(biāo)，在不同的時(shí)間發(fā)生”。
法院指出，在2005年的訴訟中，Marcel指控Lucky Brand侵犯了Marcel的“ Get Lucky”?商標(biāo)使用短語(yǔ)“ Get Lucky”。然而，2011年的訴訟僅指控Lucky Brand對(duì)其包含“ Lucky”一詞的商標(biāo)的使用構(gòu)成侵權(quán)。因此，由于訴訟涉及不同的商標(biāo)，法院認(rèn)為沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)“在第二項(xiàng)訴訟中作出不同的判決會(huì)損害或破壞在第一項(xiàng)訴訟中作出的判決所確立的權(quán)利或利益。”?法院還指出，據(jù)稱(chēng)在2011年訴訟中的侵權(quán)行為是在2005年訴訟結(jié)束后發(fā)生的。因此，由于2011年和2005年的訴訟缺乏執(zhí)行事實(shí)的共同核心，法院認(rèn)為，要求排除訴訟并不能阻止Lucky Brand斷言其對(duì)Marcel?在2003年和解協(xié)議中釋放其商標(biāo)要求的辯護(hù)。
法院還解釋說(shuō)，排除在外權(quán)利要求并不能防止基于首次提起申訴之后的事件提出的要求，并指出該原則在商標(biāo)背景下尤其重要，“在這種情況下，商標(biāo)的可執(zhí)行性和商標(biāo)之間混淆的可能性通常會(huì)發(fā)現(xiàn)隨時(shí)間變化的外部事實(shí)。”?法院進(jìn)一步指出，第二巡回法院裁定，Marcel在2011年訴訟中的要求并未受到其在2005年訴訟中的要求的限制。相應(yīng)地，由于“?商標(biāo)侵權(quán)責(zé)任打開(kāi)了可以逐年急劇變化的市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)”，法院裁定，2005年的訴訟不能阻止Lucky Brand在2011年訴訟中的辯護(hù)。
展望未來(lái)
展望未來(lái)，考慮主張反對(duì)方不能提出特定辯護(hù)的論點(diǎn)的訴訟人必須確保論點(diǎn)滿足問(wèn)題排除或要求排除的要求。
具體地說(shuō)，在商標(biāo)背景下，法院討論了要求排除在商標(biāo)侵權(quán)行為中的重要性，并著眼于“隨時(shí)間變化的外部事實(shí)”，這為商標(biāo)所有者提供了一把雙刃劍。一方面，這種討論強(qiáng)化了商標(biāo)的原則所有者可能會(huì)隨后針對(duì)屢次侵權(quán)的人提起訴訟，即使圍繞起先提起訴訟的事實(shí)和情況乍一看似乎與先前提起的訴訟相類(lèi)似。另一方面，法院的裁決允許連環(huán)侵權(quán)人可以就隨后的訴訟中的辯護(hù)在蘋(píng)果身上多咬一口，即使在較早的訴訟中可以提供相同的辯護(hù)。為避免此結(jié)果，商標(biāo)所有者可以考慮在初審中或作為和解協(xié)議的一部分尋求更廣泛的禁令，并試圖對(duì)先前的侵權(quán)者強(qiáng)制執(zhí)行先前的判決，而不是提出可能容易受到先前未主張抗辯的新投訴。
