上海法院以商標(biāo)侵權(quán)的懲罰性賠償進(jìn)行創(chuàng)新
更新時(shí)間：2020-12-01 16:13:20
上海市浦東新區(qū)法院最近作出了一項(xiàng)非凡的判決，判處相當(dāng)于一家外國(guó)運(yùn)動(dòng)服公司損害賠償金三倍的懲罰性賠償金，并完全支持該公司要求賠償人民幣300萬(wàn)元（約合45萬(wàn)美元）。該判決之所以引人注目，是因?yàn)閾?jù)我們所知，這是第一起已公開的案件，該案中，原告被上海市法院判處商標(biāo)侵權(quán)賠償。
商標(biāo)所有人的主要收獲是：（a）懲罰性賠償?shù)臈l件是確立“惡意侵權(quán)”和“嚴(yán)重情況”；（b）重復(fù)侵權(quán)的證據(jù)可用于確定“惡意侵權(quán)”，而“嚴(yán)重情況”則視情況而定；（c）要求法院提供直接的具體損害賠償額證明，以便法院能夠?qū)土P性損害賠償運(yùn)用適當(dāng)?shù)某藬?shù)；（d）索賠人必須索賠最大的潛在潛在損害賠償，因?yàn)榉ㄔ核芴峁┑馁r償額不能超過(guò)已明確要求的數(shù)額。
事實(shí)背景
在此案中，索賠人是一家大型跨國(guó)運(yùn)動(dòng)服和健身器材公司，該公司在中國(guó)市場(chǎng)活躍了十多年。它通過(guò)獲得許多商標(biāo)以及其他權(quán)利（例如發(fā)明專利）來(lái)保護(hù)其在中國(guó)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并采取了積極而果斷的方式來(lái)執(zhí)行這些權(quán)利。實(shí)際上，早在2012年，索賠人就向包括在此案中的被告在內(nèi)的許多侵權(quán)者發(fā)出了終止訴訟信。被告隨后同意簽署一份書面和解協(xié)議，在該協(xié)議中，被告承諾不進(jìn)行任何進(jìn)一步的侵權(quán)活動(dòng)。但是，在2018年3月，索賠人發(fā)現(xiàn)被告再次通過(guò)各種渠道（例如在交易會(huì)上）銷售假冒產(chǎn)品，通過(guò)其微信帳戶和工廠銷售。因此，索賠人決定提起民事訴訟。商標(biāo)侵權(quán)案，要求被告賠償損失。
上海市法院的判決
法院在判決書中認(rèn)為，原告人的商標(biāo)具有獨(dú)特性，并通過(guò)原告人及其分銷商的不斷使用和廣泛的廣告在中國(guó)贏得了聲譽(yù)。法院認(rèn)為，被告在同一商品上使用原告的商標(biāo)構(gòu)成明顯的商標(biāo)侵權(quán)案件。
法院隨后考慮了賠償金，這是判決中最有趣的部分。為了確定被告從假冒中獲得的非法利潤(rùn)，法院下令其提交銷售數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)帳簿和發(fā)票。但是，被告拒絕將這些文件提交法院。因此，法院從該拒絕中扣除了推定，并根據(jù)被告的微信廣告材料的內(nèi)容接受了被告的銷售數(shù)量證據(jù)。在此基礎(chǔ)上得出結(jié)論，被告的非法利潤(rùn)在100萬(wàn)元至130萬(wàn)元之間（14萬(wàn)美元至188.4萬(wàn)美元）。
法院隨后轉(zhuǎn)向了索賠人的懲罰性賠償要求。自2014年以來(lái)，中國(guó)《商標(biāo)法》規(guī)定法院可以判處商標(biāo)懲罰性賠償。侵權(quán)案件是非法交易的1到5倍，但前提是侵權(quán)是“惡意的”且情況是“嚴(yán)重的”。在目前的案件中，法院認(rèn)為，被告在2012年與索賠人訂立了和解協(xié)議，但仍然繼續(xù)侵犯索賠人的權(quán)利，以及假冒商品存在質(zhì)量問(wèn)題，足以確立侵權(quán)的“惡意”意圖和“嚴(yán)重情況”。因此，法院判處懲罰性賠償，賠償額為非法營(yíng)業(yè)額的三倍，即共計(jì)人民幣300萬(wàn)元（45萬(wàn)美元）。但是，應(yīng)該指出的是，該獎(jiǎng)項(xiàng)甚至可以更高，因?yàn)閼土P性賠償和訴訟費(fèi)用加起來(lái)實(shí)際上超過(guò)了300萬(wàn)元人民幣。然而，由于索賠人僅索要300萬(wàn)元人民幣，法院無(wú)法裁定的數(shù)額超過(guò)該數(shù)額。
經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
懲罰性賠償由《商標(biāo)法》第六十三條規(guī)定，并累計(jì)要求“惡意商標(biāo)侵權(quán)”和“嚴(yán)重情況”的存在。懲罰性賠償制度是一種補(bǔ)償制度，向受害人提供的損害賠償額高于實(shí)際發(fā)生的損害賠償額。它有多重目的：首先是要懲罰惡意侵權(quán)者，以威懾其他侵權(quán)者或重復(fù)侵權(quán)，賠償權(quán)利人的損失并鼓勵(lì)其積極捍衛(wèi)自己的權(quán)利。
法院在此案中澄清了以下方面：
“惡意侵權(quán)”不僅限于故意侵權(quán)，還可以考慮重復(fù)侵權(quán)。
浦東法院在判決中澄清了《商標(biāo)法》中的灰色地帶，因?yàn)閲?yán)格閱讀該法律似乎需要證明侵權(quán)人具有主觀意圖，才能將侵權(quán)認(rèn)定為“惡意”侵權(quán)。法院澄清情況并非如此。
法院在判決中考慮了兩個(gè)主要因素：（a）原告的商標(biāo)在中國(guó)享有盛譽(yù)，因此，被告應(yīng)了解原告在中國(guó)的注冊(cè)商標(biāo)；（b）法院還提到了當(dāng)事方之間的2012年停止與終止函以及隨后的和解協(xié)議。法院認(rèn)為這些要素足以證明被告了解商標(biāo)侵權(quán)，但仍然選擇有意識(shí)地再次侵權(quán)。這意味著法院接受了客觀要素作為侵權(quán)人方面的惡意證據(jù)。這種方法大大減輕了索賠人的舉證負(fù)擔(dān)，因?yàn)檫@意味著索賠人主觀意圖的證據(jù)不是絕對(duì)前提。
“嚴(yán)重情況”需要全面考慮侵權(quán)及其對(duì)整個(gè)社會(huì)的不良影響
至于第二個(gè)先決條件，即“嚴(yán)重情況”，本案的主要結(jié)論是，需要考慮到所有利益攸關(guān)方，逐案判斷這一要素。這些相關(guān)利益不僅限于索賠人和被告人，而且還包括消費(fèi)者的利益和一般的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。指向嚴(yán)重情況的相關(guān)因素包括：長(zhǎng)期侵權(quán)；大范圍侵權(quán)；對(duì)整個(gè)社會(huì)有重大影響的侵權(quán)行為，例如假冒產(chǎn)品的劣質(zhì)或危險(xiǎn)特性（例如食品和藥品部門的假冒產(chǎn)品），或其他嚴(yán)重的社會(huì)影響。
懲罰性賠償要求權(quán)利人積極提供直接賠償?shù)淖C據(jù)
為了獲得懲罰性賠償，權(quán)利人必須提供侵權(quán)造成的實(shí)際損失的直接證據(jù)，方法是提供侵權(quán)，侵權(quán)者的非法營(yíng)業(yè)額或侵權(quán)商標(biāo)使用費(fèi)率的倍數(shù)所產(chǎn)生的實(shí)際損失。一次性賠償法定賠償金不能用作要求懲罰性賠償金的依據(jù)。這意味著，為了獲得懲罰性賠償，權(quán)利人將必須積極提供三種直接損害中的一種的證據(jù)，這在許多情況下可能很難證明。如果法院接受直接損害的證據(jù)，則可以根據(jù)案件的嚴(yán)重程度，將證明的直接損害金額乘以五倍，以判處懲罰性損害賠償。
法院受索賠人的主張的約束，并且不能授予超出要求的范圍。
作為程序法的一般原則，中國(guó)??法院受當(dāng)事方的主張的約束。這意味著中國(guó)法院無(wú)法裁定超過(guò)索賠額的賠償金。因此，在計(jì)算潛在（懲罰性）損害賠償時(shí)，索賠人應(yīng)始終主張最大可能的損害賠償額。
下一步
這個(gè)案例就是一個(gè)明顯的例子，它有可能在中國(guó)因商標(biāo)侵權(quán)獲得懲罰性賠償。該案還澄清了此類懲罰性賠償?shù)那疤釛l件，權(quán)利人應(yīng)將其作為訴訟策略中的一種選擇。
