“稻香村”商標糾紛案中基礎商標延伸注冊問題的思考
更新時間：2020-12-01 16:05:11
“蘇稻”和“北稻”之間的商標糾紛案中，就基礎商標的延伸注冊問題而言，主要涉及以下幾個商標：
下面從基礎商標的延伸注冊理論出發，論證“蘇稻”在此前圓形基礎注冊商標核定使用范圍內申請注扇形商標的正當性、合法性。
（一）基礎商標與在后商標在標識及指定商品的相關度問題。 第一，關于基礎商標與在后商標所指定商品的相關度問題。“蘇稻”所擁有的并一直在使用的圓形基礎商標與其在后申請注冊的扇形商標所指向的商品都是“糕點、面包、餅干”等第3006群組商品。因此，圓形基礎商標與在后申請注冊的扇形商標所指定商品的相關度沒有問題。第二，關于基礎商標與在后商標在標識的相似性問題。根據《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的意見》①和《2012商標民事糾紛案件司法解釋》②的規定，考察“蘇稻”的圓形基礎商標與在后扇形商標的相似性，應該主要考慮二者之間的繼承性、延續性，以及二者的顯著性部分是否相同。首先，“蘇稻”的圓形基礎商標與在后扇形商標之間的繼承性、延續性非常明顯。“蘇稻”在后申請注冊的扇形商標，是以其圓形基礎商標為基礎，結合我國清末流行的常用“扇面”，進行設計，最終成稿的。“蘇稻”在后申請注冊的扇形商標完全延續了原圓形基礎注冊商標、老店店招上的“315422" target="_blank">稻香村”文字和弧形狀涉及，達到了既不隔斷老字號的歷史又迎合了現代消費者的認知習慣，適應了進一步發展老字號的現實需求。其次，“蘇稻”的圓形基礎商標與在后扇形商標的顯著性部分都是“稻香村”三個字。基礎商標的“DXC”（稻香村三個字的大寫拼音首字母）區別部分不是便于識別的部分，不具有顯著性。同樣，被異議商標的扇形部分也不具有顯著性，其顯著性部分應當也是“稻香村”三個漢字部分。作為一個百年老字號，“稻香村”三個字已經深入人心，無疑是“蘇稻”的圓形基礎商標與在后扇形商標的顯著性部分。“蘇稻”申請注冊扇形商標的初衷，就是為了適應重振百年老字號的需求，通過延續基礎圓形商標、完善商標設計，達到強化其顯著性部分“稻香村”三個字的目的。
綜上所述，“蘇稻”的圓形基礎商標與在后扇形商標在標識及指定商品的相關度問題上是符合基礎商標延伸注冊要求條件的。
（二）基礎商標的使用情況，以及基礎商標的商業信譽能否在在后商標上得到延續的問題。第一，關于“蘇稻”圓形基礎商標的使用情況。自從上世紀八十年代圓形基礎商標由“保稻”注冊后，一直由“保稻”擁有及使用；2004年11月，為了使字號與商標及品牌起源地統一，更好的發展“稻香村”老字號和品牌，“保稻”將自己擁有的圓形基礎商標以55萬元的價格轉讓給蘇州稻香村，至此稻香村注冊商標完成了歷史性回歸，商標與“稻香村”糕點老字號統一，“蘇稻”成為圓形基礎商標的唯一合法所有人。從2005年起，“蘇稻”將基礎注冊商標、稻香村字號、稻香村文字商標同時使用在糕點、月餅、面包等產品包裝、公司網站、公司及專營店等營業場所、廣告宣傳中，還同時標注蘇州稻香村公司、蘇州稻香村食品廠生產或出品，其產品被廣泛銷售到全國超過十個省份，深受消費者喜愛，尤其是蘇式月餅、桃酥、麻餅、蛋糕、蛋卷類產品銷售供不應求，僅2006年當年月餅訂貨會就銷售“稻香村”月餅超過一億元，銷售量、銷售額、市場占有率各項指標在同行業中連年名列前茅。蘇州稻香村公司及蘇州稻香村食品廠還持續通過電視電臺、報紙期刊、網絡、戶外廣告等多種形式對圓形基礎商標、稻香村字號進行廣告宣傳，擴大了圓形基礎商標、“稻香村”在糕點上的知名度。因此，“蘇稻”的圓形基礎商標不但連續使用，而且獲得了較高的聲譽。第二，關于“蘇稻”圓形基礎商標的商譽能否在其在后扇形商標上得到延續的問題。商譽是商品生產者或經營者在其生產、流通和與此有直接聯系的經濟行為中逐漸形成的，反映社會對其生產、產品、銷售、服務等多方面的綜合評價。③在市場競爭的環境中，商標表示的是商品的質量，彰示的是商品的聲譽。商標與商譽之間存在非常緊密的關系，一方面商標是商譽的載體；另一方面商譽是影響商標價值的首要因素。“商標的延伸注冊”是對自身在先商譽的“合理使用”，即“商譽”的延續或移轉。④蘇州稻香村食品廠經過持續200多年的經營和使用 “稻香村”老字號、商標，在“稻香村”商標注冊之前，其作為老字號企業已通過其卓越的商品質量、誠信及優質服務以及持續的經營，積累了巨大的商業信譽。蘇州稻香村公司作為蘇州稻香村食品廠承繼人，很好的延續了蘇州稻香村食品廠“稻香村”老字號、商標所獲得的商譽，為消費者所迅速認知并認可，企業也獲得了超速發展，成為“中華老字號”發展的典范。“蘇稻”通過合法的商標轉讓關系，受讓獲得了圓形基礎商標的所有權，當然的承接了該商標所負載、積累的商標及商品信譽。“蘇稻”是在圓形基礎商標的基礎上，在原有范圍內申請注冊在后扇形商標，是在相同商品范圍內承接“蘇稻”自己圓形基礎商標已經形成的商譽。從2005年起，“蘇稻”將在后扇形商標與原型基礎商標、稻香村字號、稻香村文字商標同時使用在糕點、月餅、面包等產品包裝、公司網站、公司及專營店等營業場所、廣告宣傳中，還同時標注蘇州稻香村公司、蘇州稻香村食品廠生產或出品，客觀上達到了以圓形基礎商標聲譽帶動在后扇形商標的聲譽，同時以多元化的品牌形式提升蘇州稻香村公司的總體品牌形象的目的。2006年、2008年標注在后扇形商標的月餅被評為“金牌月餅”；2009、2012年圓形基礎注冊商標被評為江蘇省著名商標，2014年更被評為“中國馳名商標”。上述事實充分證明，“蘇稻”圓形基礎商標的商譽在其在后扇形商標上得到了很好的延續。
（三）引證商標阻斷能力的考量。第一，關于“北稻”的引證商標本身合法性、正當性的問題。“北稻”在1988年，申請注冊“三禾”商標，在糕點月餅上注冊“三禾”商標，并在糕點月餅上使用，長期大量廣告宣傳。1996年1月5日，北京稻香村公司申請注冊包含“稻香村”字樣的引證商標，1997年5月21日被核準注冊，核定使用商品是第30類3007群組“餡餅、粽子、元宵”等。“北稻”的引證商標，不但注冊時間明顯晚于“蘇稻”圓形基礎商標，而且其顯著性部分與“蘇稻”在先注冊并連續使用的圓形基礎商標的顯著性部分明顯相同，都是“稻香村”三個字。根據《商標法》有關規定①，“北稻”申請注冊引證商標的行為明顯侵犯了“蘇稻”對其在先注冊并使用的圓形基礎商標的商標專有權。因此，“北稻”引證商標的合法性、正當性是存在瑕疵的。2004年4月14日，經商標局許可備案保定稻香村新亞食品有限公司許可北京稻香村公司使用圓形基礎商標，使用期限從2003年3月1日至2006年6月30日。2004年11月，“保稻”將自己擁有的圓形基礎商標以55萬元的價格轉讓給蘇州稻香村，雙方約定保定稻香村新亞食品有限公司繼續使用該商標，該公司與北京稻香村公司簽訂的商標許可協議繼續有效。保定稻香村新亞食品有限公司與北京稻香村公司簽訂的《商標許可合同》到期后，“北稻”與“蘇稻”協商再次許可事宜。2008年1月22日，蘇州稻香村公司與北京稻香村公司簽訂《商標許可合同》，許可其使用圓形基礎商標，許可使用期限從2008年1月22日至2008年12月30日。這兩次商標許可合同的簽訂與實施，也從另一個側面證明，“蘇稻”對包含“稻香村”字樣的圓形基礎商標的專有權。另外，“北稻”引證商標不但其本身的合法性、正當性有瑕疵，而且其核定使用的商品是第30類3007群組“餡餅、粽子、元宵”等明顯不同于“蘇稻”圓形基礎商標所核定使用的第30類3006群組商品“糕點、面包、餅干”等。因此，“北稻”的引證商標本身合法性、正當性存在瑕疵，而且其核定使用商品范圍與“蘇稻”圓形基礎商標，在后扇形商標核定使用商品范圍完全不同。第二，關于引證商標與在后商標的近似度高于基礎商標與在后商標的近似度的問題。由于“北稻”引證商標的合法性、正當性是存在瑕疵的且核定使用的第30類3007群組商品“餡餅、粽子、元宵”等與“蘇稻”的圓形基礎商標、在后扇形商標核定使用的第30類3006群組商品“糕點、面包、餅干”等完全不同。因此，沒有必要考量引證商標與在后商標的近似度高于基礎商標與在后商標的近似度的問題。第三，關于引證商標持續使用且產生一定知名度的問題。“北稻” 在1997年核準注冊了引證商標，核定使用的第30類3007群組商品“餡餅、粽子、元宵”等，均為現做現賣或季節性商品，保存時間極短，通常還需要冷柜保存和運輸，消費受傳統節日的影響；“蘇稻”的圓形基礎商標和在后扇形商標指定使用的第30類3006群組商品“糕點、面包、餅干”等，屬于包裝且流通性比較強的日常消費食品，完全為工業化流程化制造。兩類群組的商品者在生產、原料、銷售渠道、消費群體等方面存在明顯區別。如果“北稻”在核定使用商品范圍內依法依規使用引證商標，完全可以避免消費者混淆誤認。“北稻”的引證商標經過使用獲得的知名度，必須要證明是在自己經過核定使用的第30類3007群組商品“餡餅、粽子、元宵”等上使用引證商標獲得的，而不應該包括通過兩次簽訂商標許可使用合同被許可使用 “蘇稻”圓形基礎商標獲得的知名度。但由于北京稻香村將其近似商標使用混同，對外標識、宣傳也沒有做任何必要的區分，應當自行承擔未履行與他人商標近似避讓的義務而導致的不利后果。因此，即使“北稻”在使用引證商標過程中獲得了一定的知名度，其范圍也應該限定在其核定使用的第30類3007群組商品“餡餅、粽子、元宵”等范圍內，而不應該跨類擴展至“糕點、面包、餅干”第3006群組商品上，更不應該成為阻止“蘇稻”在其圓形基礎商標基礎上延伸注冊在后扇形商標的理由。
綜上所述，由于“北稻”的引證商標本身合法性、正當性存在瑕疵，以及其核定使用的商品范圍與“蘇稻”圓形基礎商標、在后扇形商標核定使用的商品范圍的不同性，再結合其使用情況，“北稻”的引證商標不能阻止“蘇稻”在其圓形基礎商標基礎上延伸注冊在后扇形商標。
