美國專利商標局發(fā)布關(guān)于“申請人認可的現(xiàn)有技術(shù)”指南
更新時間：2020-12-01 15:57:21
來源：指南針
在8月18日發(fā)布的備忘錄中，美國專利商標局（USPTO）發(fā)布了一份具有法律約束力的機構(gòu)指南，內(nèi)容涉及“申請人認可的現(xiàn)有技術(shù)”（AAPA）在雙方復議程序（IPR）中的適當作用。備忘錄明確指出，AAPA（一般包含申請人對受挑戰(zhàn)的專利發(fā)表的聲明）不能作為無效理由的唯一參考，理由是AAPA不是《美國法典》第35編第311（b）條所指的“現(xiàn)有技術(shù)專利或已印刷的出版物”。然而，如果與其他符合要求的現(xiàn)有技術(shù)一同使用，AAPA可用于展示發(fā)明所處時期所涉技術(shù)領(lǐng)域的“一般知識”。
備忘錄指出，專利審查與上訴委員會（PTAB）專家組在判斷第311（b）條是否允許使用AAPA方面意見不一致。第311（b）條僅允許基于由專利或已印刷出版物組成的現(xiàn)有技術(shù)提出IPR請求。專家組對該條的解讀有三種方式：（1）AAPA從技術(shù)上而言是“現(xiàn)有技術(shù)專利”，因此可以單獨或連同其他材料作為提出IPR的依據(jù)；（2）AAPA既不是現(xiàn)有技術(shù)專利，也不是已印刷出版物，因此不能單獨或連同其他材料作為提出IPR的依據(jù)；（3）AAPA既不是現(xiàn)有技術(shù)專利也不是已印刷的出版物，因此不能單獨作為提出IPR的依據(jù)，但可以與其他現(xiàn)有技術(shù)一起證明顯而易見性。備忘錄要求PTAB采用第三種解釋。
USPTO解釋稱，第311（b）條明確要求“依據(jù)”為“現(xiàn)有技術(shù)專利”或者是“已印刷出版物”。由于被挑戰(zhàn)的專利和聲明都不是“現(xiàn)有技術(shù)專利”，AAPA不能構(gòu)成第311（b）條所述的必要“依據(jù)”。因此，AAPA不能用作可預(yù)見性理由或單一的顯而易見性理由，因為此類理由缺乏適當?shù)摹耙罁?jù)”。
但是，備忘錄明確指出，AAPA可與符合第311（b）條所指“依據(jù)”的現(xiàn)有技術(shù)一起使用。具體而言，AAPA可用于展示技術(shù)領(lǐng)域的“一般知識”，進而可用于顯而易見性挑戰(zhàn)程序中。例如，AAPA能作為“對現(xiàn)有技術(shù)進行結(jié)合的動機”的證據(jù)。當然，與其他一般知識證據(jù)一樣，專利所有人可自由質(zhì)疑AAPA是否真的能證明申訴人的主張。
USPTO進一步解釋稱，使用AAPA展示“一般知識”與第311（b）條并不沖突，因為其他現(xiàn)有技術(shù)才是申訴的“依據(jù)”（或“出發(fā)點”）。事實上，在復審程序中，慣常做法是把AAPA當作一般知識的證據(jù)。備忘錄進一步指出，其他規(guī)定（例如允許專家在IPR程序中提交聲明）也同樣允許“提供現(xiàn)有技術(shù)專利或已印刷出版物之外的證據(jù)”。
最后，USPTO解決了其指南與《聯(lián)邦法規(guī)匯編》第37編第42.104（b）（4）條之間明顯的矛盾，后者要求申訴人“具體說明權(quán)利要求的每個要素可在其所依據(jù)的現(xiàn)有技術(shù)專利或已印刷出版物種哪些地方找到”。備忘錄解釋稱該規(guī)定要求“當事方提供具體的信息，以確保程序有序開展，但沒有縮小IPR請求的范圍”，并引用了PTAB并未嚴格執(zhí)行的其他《聯(lián)邦法規(guī)匯編》規(guī)定。
實踐建議
除了消除IPR程序中的一些不確定性外，USPTO明確允許申訴人在顯而易見性挑戰(zhàn)中結(jié)合使用AAPA，這為申訴人提供一個有用的工具。如果以此方式使用，申訴人應(yīng)確保將AAPA作為一般知識并將其與現(xiàn)有技術(shù)專利或已印刷出版物一同使用。
同樣，專利權(quán)人應(yīng)該注意那些未能恰當將AAPA作為一般知識使用或沒有將AAPA與其他現(xiàn)有技術(shù)一同使用的申訴。專利權(quán)人還應(yīng)記住可以質(zhì)疑AAPA沒有展示申訴人所稱的一般知識。最后，專利權(quán)人還應(yīng)謹慎對待他們認為是現(xiàn)有技術(shù)或“背景”的主題。
