國際商標注冊：《馬德里議定書》在美國生效
更新時間：2020-12-01 16:36:25
2003年11月2日，美國成為商標國際注冊馬德里議定書體系的積極成員。這是近年來美國商標法最重要的變化之一，它提供了一種獲得國際商標保護的系統，該系統既精簡又具有很高的成本效益。
本文概述了《馬德里議定書》的工作方式，以及它可能對尋求對其商標進行國際保護的商標所有人帶來的一些潛在的利弊。
馬德里議定書-概述
在許多國家/地區，長期以來就有可能使用相當簡單的程序在國際上保護商標-?《馬德里協定》，這是1891年首次通過的國際公約。
由于《馬德里協定》包含一些阻礙許多國家加入的缺點，因此誕生了一項新的國際商標保護公約，即《馬德里議定書》，該協定于1996年首次生效。《馬德里協定》和《議定書》現在并存，有些國家加入了一個或一個。其他，還有一些同時加入。
美國是最近批準該議定書（但不是該協議）的國家之一，該國于2003年11月2日生效。根據該議定書，美國公司可以利用其美國商標申請或注冊來獲得商標保護。在任何或所有其他成員國中。此外，其他成員國的外國公司也可以使用該協議在美國獲得保護
協議如何運作-簡要摘要
如下所述，《馬德里議定書》的申請人首先要在其本國提交常規商標申請，或者依靠該國的現有注冊（“本國商標”）開始。然后，申請人根據其原籍商標在其本國商標局提出另一項單獨的申請，這稱為國際申請。在國際申請中，申請人要求進行國際注冊，并指定一個或多個其他尋求商標保護的議定書成員國。
本國商標局（稱為原屬局）將國際申請轉發給位于瑞士日內瓦的世界知識產權局（WIPO），如果滿足所有正式要求，該局將進行國際注冊。然后，WIPO通知已尋求保護的《議定書》成員國。這些國家/地區將保護請求視為申請者直接在該國提出的國家商標申請。這些辦事處進行其本國法律要求的審查，并在必要時根據本國法律受理異議程序。1個
本文隨附61個活躍成員國的列表。預計會有更多國家加入。
目前的成員國包括歐盟國家，東歐和前蘇聯的一些國家，澳大利亞，日本，中國以及許多非洲國家。目前，北美或南美地區唯一的成員國是美國，古巴，安提瓜和巴布達。
此外，大多數講西班牙語的國家也從成員名單中明顯丟失。這是因為協議文件的允許語言僅限于英語和法語。將來可能會添加西班牙語。
準據法
在美國，2002年《馬德里議定書實施法》（“ MPIA”）（第107-273號法律，116條第1758號，1913-1921號法律）對1946年《商標法》進行了修正，以在美國實施《馬德里議定書》。MPIA生效2003年11月2日。在《聯邦規章》第37卷的第2部分和第7部分中，美國專利商標局增加了新的法規，并對現有法規進行了修訂，以實施MPIA。MPIA及其實施法規可在www.uspto.gov/main/trademarks.htm上找到。
誰可以根據馬德里議定書提出國際申請，以及可以在哪里提出申請
根據《馬德里議定書》提出的國際申請可以由任何以馬德里議定書成員國為住所或國民，或在該國擁有“真實有效的工業或商業機構”的實體或個人提出。因此，在某些情況下，申請人可以選擇兩個或多個“本國”。例如，一旦該協議在美國生效，則一家在英國（也是協議國家）設有運營機構的美國公司可以在美國或英國提交文件
《馬德里議定書》提出申請的前提
如上所述，要根據《議定書》提出申請，申請人必須先進行家庭申請或注冊。該申請或注冊必須針對尋求國際保護的相同商標和相同商品和服務。如果有必要涵蓋所有尋求國際保護的商品，則申請人可以依靠多個國內申請或注冊。
提交國際申請
一旦提交了原籍申請（或確定了原籍注冊），下一步就是在申請人的原產商標局（即原籍申請或注冊所在的國家商標局）提交國際申請。該國際申請必須至少在一個其他《議定書》成員國中包含一項保護請求，并且可能包含多達60個此類請求。該請求被稱為“保護擴展請求”（或擴展請求）。有時使用縮寫REP。
內政部將僅出于有限目的審查國際申請，主要是為了證明該商標與基本家庭申請或注冊中的商標相同，申請人相同，并且商品和服務由該房屋涵蓋申請或注冊。內政部還證明申請日期，然后將國際申請轉發給WIPO。
在根據《馬德里議定書》提出國際申請時，有可能根據《巴黎公約》要求優先權。也就是說，如果國際申請是在六個月的《巴黎公約》窗口之內提出的，通?？梢猿晒Φ匾笊暾埲耸状翁岢鲈撋虡说膰疑暾埖膬炏葯唷?br>WIPO的作用
WIPO還審查了國際申請，但僅針對形式。
WIPO檢查是否滿足所有基本申請要求（例如，有附圖標記），商品和服務是否已根據《尼斯公約》正確分類，并且已支付所有費用。
如果提出任何問題，WIPO將通知內政部和申請人，并且必須在三個月的期限內解決這些問題，以避免遺棄。
一旦申請形式正確，便會進行國際注冊，WIPO將通知提出延期申請的國家的商標局。然后，這些國家商標局中的每一個都會分別對那里的保護請求進行單獨審查。
國家商標局的作用
就像在該國直接提交的任何申請一樣，在要尋求保護的指定國家中進行考試。各個國家或地區可以直接申請的任何理由拒絕注冊。異議程序的范圍與國內法相同。
盡管在沒有WIPO參與的情況下在各個國家進行了實質性起訴，但WIPO獲悉了結果，并發布和記錄了有關訴訟的信息。
根據《馬德里議定書》，國家商標局必須在12個月內發出駁回決定，可以選擇將該期限延長到18個月。美國選擇了更長的時間。如果在12個月或18個月的時間內沒有發出拒絕，則必須接受該商標的保護。
允許個別國家表示拒絕是基于異議的，即使直到十二個月或十八個月之后才做出異議，如果通知WIPO在規定的期限內有異議的可能性，則該國家也可以這樣做。
如果國家商標局最終允許該擴展請求，則該請求將被注冊，通常被稱為已注冊的保護擴展。
《馬德里議定書》提供保護的地方
《馬德里議定書》將在原始國際申請中指定的或以后指定的任何《馬德里議定書》國家中提供保護。以后進行的指定稱為后續指定，通常在提交時會收到一個有效的申請日期。如果后續指定是在國際注冊所給予的《巴黎公約》優先權日起6個月內提交的，則該優先權也可能適用于后續指定。
備案費
根據馬德里議定書，最多進行3個國際類別的國際申請的基本申請費為653瑞士法郎（當前約為497美元）（如果商標是彩色的，則為903瑞士法郎，或約688美元）。另外，每個指定國家/地區都需要額外收費。除非指定國家確定個人費用，否則這筆費用將為73瑞士法郎（約合55美元），該費用不得超過直接在該國提交申請的費用。迄今為止，已有23個成員國設定了個人費用。美國已這樣做，其費用與美國專利商標局當前收取的費用相同。
在某些情況下，對于超過3類的每類商品和服務，將收取73瑞士法郎（約合55美元）的附加費。內政部可能會收取處理和手續費，以將國際申請證明和轉發給WIPO。
WIPO網頁上包括一個費用計算器，使用戶可以輸入所有相關信息，當然包括尋求保護的國家，并收取總的申請費。WIPO費用表可在www.wipo.int/madrid上找到，而WIPO費用計算器可在www.wipo.int/madrid/feecalc/FirstStep上找到。
國際注冊對國內申請或注冊的依賴性
在國際注冊生效之日起的頭五年內，其有效性和范圍將取決于基本家庭申請或注冊的命運。例如，在該五年期間內，任何限制，最終拒絕或放棄住所申請，或取消，限制或使住所登記無效，都會對國際登記以及將保護范圍擴展到《馬德里議定書》國家的情況產生相同的影響。如果在五年期間結束后由于在該期間發起的訴訟而發生了家庭申請/注冊的放棄，取消等情況，也是如此。
五年依賴的概念通常被稱為集中攻擊（涉及第三方的行為）。但是，五年期結束后，國際注冊便獨立于基本的家庭申請或注冊。
依賴性或集中式攻擊的影響可以通過稱為轉換的另一個概念來減輕。這樣一來，國際注冊就可以在指定的延伸國家轉換為單獨的國家申請，同時保留原始國際注冊的日期（或后續指定）和要求的任何優先權。商標所有人必須在取消國際注冊的三個月內提出轉換申請。
替代效應
國際注冊被視為以同一所有人，同一所有人的名義代替同一商標，同一商品和服務的先前存在的國家注冊。如果滿足所有這三個要求，則替換效果會自動發生，并且國際注冊將符合先前的國家注冊的優先日期。因此，如果不更新國家注冊，則由于替換效應，擴展到該國的國際注冊的持有人將保留其權利。
如果允許國家注冊過期，則所有者可以要求在國家商標局和WIPO的記錄中注明替換記錄。實際上，很少有國際注冊持有人允許其國家注冊過期，因此，很少有人提出要進行替換的請求。
記錄影響國際注冊的變更
《馬德里議定書》允許僅向WIPO提交一份文件，即可記錄適用于所有保護范圍的文件，例如所有權的轉讓，名稱或地址的更改或商品和服務的限制。分配可以是總計，也可以僅分配給某些指定的國家，或者僅分配給某些商品和服務。
但是，只能分配給有權獲得《馬德里議定書》保護的個人或實體，即《馬德里議定書》國家的國民或住所，或在那兒擁有真實有效的工商機構的實體。如果不是這種情況，WIPO將不會記錄該任務。
《馬德里議定書》不需要將商譽與商標一起轉讓。但是，國家法律將管轄商標的分配及其相關的善意。因此，在美國，仍然需要轉讓與商標相關的商譽。
續約
國際注冊的有效期為十年，可以十年為期更新。可以針對所有推廣國或僅針對其中一部分推廣國際注冊?！恶R德里議定書》不需要使用證明即可續展。但是，成員國可能會要求這樣做，以保持對保護的注冊延期。美國這樣做。
同樣，如果國際注冊期滿或被取消，所有相應的保護延長期也將同樣到期。因此，無意中未能續簽國際注冊可能會產生廣泛而可怕的后果。WIPO將在續約到期前六個月向所有人發送提醒。
《馬德里議定書》的某些潛在利弊
與在尋求保護的國家商標局提交單獨申請相比，《馬德里議定書》具有許多潛在的優勢。該協議允許以一種語言（包括英語）以單筆費用（一種貨幣）提交一次申請，這可能會在多達60個不同的成員國中提供保護。因此，與在多個國家/地區分別提交文件相比，初始提交流程非常簡化，并且僅需要在一個國家/地區保留法律顧問。
但是，如果國家商標局拒絕審查延期請求，或者提出異議，則有必要在該國保留當地律師。因此，與直接在多個國家/地區進行歸檔相比，節省的成本可能取決于在指定國家/地區是否一切順利。
《議定書》還規定了不超過18個月的規定期限，在此期間內，指定成員國的辦事處必須提出可能的拒絕意見。與國家申請相比，這通常提供了更短的審查期限。
《馬德里議定書》最大的潛在優勢之一就是能夠通過一次提交就記錄并記錄所有權變更等重要事件的能力。但是，一個潛在的重要陷阱是禁止將商標分配給沒有享受《馬德里議定書》權利的實體。例如，這意味著商標可能不會分配給加拿大購買者，因為加拿大不是議定書的成員。因此，一家公司預期其商標組合的未來轉讓，或者只是想擁有無限的酌處權，可能就不會根據《馬德里議定書》進行訴訟。
《議定書》的另一個潛在的巨大優勢是，續簽可以每十年一次提交一份申請，每次收費一次（某些國家（包括美國）強加了單獨的使用要求，以保持在那里的注冊）。因此，對于希望在不久的將來使用商標的公司而言，可節省大量的續展費用。同樣，如果行業品牌很少持續十年或十年以上，那么這將不會帶來明顯的好處。
與其他許多國家的法律相比，美國法律通常要求對商品和服務進行更窄，更具體的標識這一事實可能導致該協議的一個缺陷。因此，基于美國基本申請和注冊的國際申請以及在指定成員國中的后續保護可能會狹義地定義商品和服務。在起訴過程中，向美國提出延期申請也必須遵守美國的規則。出于這個原因，可以基于一個或多個地點的“真實有效的工業或商業機構”來選擇祖國的申請人，可以選擇比美國要求更嚴格的祖國
同樣，商標所有人應充分意識到馬德里議定書依賴性或“集中攻擊”要求帶來的風險。如果基本申請或注冊全部或部分落入了規定的期限內，則如上所述，除非實現轉換，否則國際注冊和所有保護范圍都將同樣丟失或受到限制。但是轉換很可能會導致大量的額外費用，因為轉換申請必須重新任命當地律師開始，并要繳納另一組申請費。
最后，預計《馬德里議定書》的實施將極大地復雜化并增加美國商標搜索和許可的成本。為了進行徹底的搜索，現在有必要檢查覆蓋范圍已經或可能擴展到美國的國際注冊記錄。例如，如果國際注冊于2003年11月1日在澳大利亞提出，并擴展到美國，則該國際注冊應優先于該日期之后在該國提出的美國國家申請。
