商標(biāo)許可的實際考慮
更新時間：2020-12-01 16:35:38
商標(biāo)在大多數(shù)企業(yè)中扮演著越來越重要的角色，但是許多公司仍是臨時性地處理商標(biāo)。公司可以在許多領(lǐng)域著重提高其商標(biāo)價值。品牌管理涵蓋了所有內(nèi)容，從提供有關(guān)正確使用商標(biāo)的基本指南，起草復(fù)雜的許可協(xié)議，協(xié)調(diào)IP審核，在公司交易中進(jìn)行盡職調(diào)查以及管理域名政策。
概述和用法
商標(biāo)可以是用來識別特定產(chǎn)品或服務(wù)的任何單詞，設(shè)計，口號，顏色，聲音或其他符號。商標(biāo)的強度取決于五個類別：任意性，虛構(gòu)性，暗示性，描述性和通用性。商標(biāo)具有固有的獨特性，因此，如果商標(biāo)屬于前三類之一，則可以不受保護。任意標(biāo)記是用于標(biāo)識與其無關(guān)的產(chǎn)品的常用詞（例如，Apple用在計算機上）。奇特的商標(biāo)是諸如柯達(dá)或?qū)汒悂淼脑煸~。暗示性術(shù)語暗示了特征，而沒有描述商品或服務(wù)，例如Roach Motel。
除非經(jīng)過廣泛使用，否則具有描述性的商標(biāo)（例如Super?Glue）是不可保護的，除非它具有“次要含義”。最后，通用術(shù)語（例如，淡啤酒）表示一般產(chǎn)品，無權(quán)獲得保護。
商標(biāo)應(yīng)與周圍的文字區(qū)分開來，或以其他方式“消滅”消費者以將其與描述性術(shù)語或復(fù)制品區(qū)分開。商標(biāo)所有者通常在未注冊商標(biāo)附近放置“ TM”（或“ SM”作為服務(wù)商標(biāo)）公告。聯(lián)邦注冊后，“?”通知應(yīng)帶有標(biāo)記。盡管不是保護的先決條件，但是如果不使用帶有注冊商標(biāo)的?通知，可以減少侵權(quán)訴訟中金錢追回的可能性。
保障和保護
商標(biāo)權(quán)
在美國，商標(biāo)權(quán)是基于使用的，但是通常建議注冊。可以根據(jù)商標(biāo)在商業(yè)中的實際使用或使用意圖（ITU）提出美國注冊申請。ITU申請創(chuàng)建了一項有條件的權(quán)利，只有在確立使用權(quán)和注冊問題后才能完善。那時，優(yōu)先權(quán)與申請日期有關(guān)。許多公司選擇在清除商標(biāo)后且開始使用商標(biāo)之前申請ITU申請，以確保較早的優(yōu)先權(quán)日期并允許注冊程序在產(chǎn)品推出前充實可能的反對意見。
外國注冊尤其重要，因為在許多國家/地區(qū)，商標(biāo)權(quán)僅取決于注冊。注冊通常在每個國家/地區(qū)進(jìn)行，盡管有很多例外。歐共體商標(biāo)體系為獲得涵蓋所有成員國（目前為25個成員國）的單一注冊（“ CTM”）提供了機會。費用大大低于在每個國家/地區(qū)注冊的費用。有不利的一面，包括在一個歐洲國家中商標(biāo)持有人的異議可能會有效地阻止整個CTM。
《馬德里議定書》為獲得國際商標(biāo)保護提供了不同的系統(tǒng)。它允許商標(biāo)所有者在其母國提交一個“國際注冊”（IR）的單一申請，并通過WIPO（日內(nèi)瓦世界知識產(chǎn)權(quán)局）以降低的費用將該IR擴展到60個成員國中的一些或全部。這樣，所有者可以獲得涵蓋多個國家的單一注冊。但是，IR也有缺點。如果在前五年成功對基礎(chǔ)注冊進(jìn)行了攻擊，則整個IR都會崩潰。而且，美國是西半球目前唯一加入該議定書的主要國家。
商標(biāo)沖突
《蘭納姆法案》保護商標(biāo)免受侵權(quán)（15 USC 1114）和商標(biāo)淡化（15 USC 1125（c））。消費者是否可能認(rèn)為原告與被告或其產(chǎn)品之間存在某種聯(lián)系，是否構(gòu)成侵權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)就是混淆的可能性。稀釋不依賴于混淆的可能性，是“減少著名商標(biāo)識別和區(qū)分商品和服務(wù)的能力”。15 USC1127。稀釋可能是由“模糊”引起的，“模糊”是指商標(biāo)的獨特質(zhì)量的下降，或者是“失去光澤”，這會損害公司的聲譽。
美國最高法院很少審理商標(biāo)案件。因此，人們普遍期望其在這一方面的決定。Moseley訴V. Secret?Catalog就是這種情況，美國專利537 US 418（2003），其涉及稀釋的發(fā)展領(lǐng)域。該案涉及是否在一家銷售女用內(nèi)衣的商店中使用“維克多的小秘密”，以及成人錄像帶，玩具和新奇事物是否淡化了眾所周知的女用內(nèi)衣和衣物的“維多利亞的秘密”商標(biāo)。法院認(rèn)為，《聯(lián)邦稀釋法》（FTDA）要求提供實際稀釋證明；并且“維多利亞的秘密”提供的證據(jù)不足以支持對模糊性主張的簡易判決。法院指出，原告有義務(wù)證明，該著名商標(biāo)識別和區(qū)分其商品和服務(wù)的能力實際上已經(jīng)下降。雖然有證據(jù)表明，那些看到“維克多的小秘密”廣告的人?確實將點點滴滴聯(lián)系起來，并使人們聯(lián)想起“維多利亞的秘密”，沒有證據(jù)表明消費者由于這種精神聯(lián)系而對維多利亞的秘密產(chǎn)生了不同的印象。該案對商標(biāo)所有人有許多影響：
為了顯示實際的稀釋度，如果所討論的標(biāo)記相同，則本身就足夠了。
如果商標(biāo)不相同，則著名商標(biāo)的所有人可能需要調(diào)查證據(jù)，以證明商標(biāo)識別產(chǎn)品或服務(wù)的功能減弱。
所有者可能需要證明其商標(biāo)既“獨特”又著名。
尚不清楚FTDA是否完全適用于通過變色稀釋而不是模糊化（盡管尚無后續(xù)案例對此做出裁定）。
國會目前正在舉行聽證會，以決定是否修改FTDA，要求僅顯示稀釋的可能性。
最近稀釋的情況下與使用他人的商標(biāo)作為道具在娛樂或廣告公司的影響是卡特彼勒公司訴迪斯尼公司，287 F.Supp.2d 913，922（CD伊利諾伊州，2003年）。著名的推土機制造商卡特彼勒（Caterpillar）起訴迪士尼，認(rèn)為迪士尼在電影《叢林2（George of the Jungle 2）》中貶低了其商標(biāo)使用權(quán)。在影片中，卡特彼勒推土機被稱為“強力推土機”和“瘋狂機器”，用于摧毀叢林。卡特彼勒聲稱通過污損賠償而將其稀釋，認(rèn)為電影將卡特彼勒置于不利的光線下。法院駁回了卡特彼勒關(guān)于禁止在國內(nèi)發(fā)行電影的禁制令的請求，指出制片廠根本沒有“搭便車”，而且影片中沒有任何內(nèi)容表明卡特彼勒的產(chǎn)品是次品或劣等產(chǎn)品。
這些案件突顯出司法部門越來越不愿意維持?jǐn)偙∫螅驗閾?dān)心會給商標(biāo)所有者提供過多的壟斷權(quán)。這對從業(yè)人員產(chǎn)生了影響，例如在商標(biāo)許可（確認(rèn)在先商標(biāo)可能享有的保護范圍）以及選擇積極實施商標(biāo)的領(lǐng)域。
知識產(chǎn)權(quán)審計
在經(jīng)歷危機（通常以訴訟的形式）或參與重大公司交易之前，公司通常往往無法確切地知道自己擁有的商標(biāo)，版權(quán)，域名或?qū)＠λ泄旧虡?biāo)注冊和申請進(jìn)行分類是確定公司擁有什么知識產(chǎn)權(quán)以及是否得到適當(dāng)保護的關(guān)鍵步驟。審計過程應(yīng)用于確定商標(biāo)的所有權(quán)，許可商標(biāo)的信息以及商標(biāo)名稱和習(xí)慣法商標(biāo)的信息，而這些信息往往得不到充分的保護。
審核過程還應(yīng)包含域名。通常建議為特定商標(biāo)獲得多個域名，以搶占域名。其中包括商標(biāo)的單數(shù)，復(fù)數(shù)和連字符版本以及常見的拼寫錯誤，以及.com以外的頂級域名（例如.net，.biz，.info，.tv，.us和.org）。
商標(biāo)執(zhí)法/警務(wù)
如果不保持商標(biāo)的專有性，商標(biāo)的價值可能會降低或完全喪失。為避免權(quán)利減少，商標(biāo)所有人必須保持警惕。執(zhí)法的第一步是要意識到有害用途。這可以通過多種方式來實現(xiàn)。它可以包括剪輯服務(wù)，以監(jiān)視相關(guān)媒體，審查競爭性廣告，定期進(jìn)行Internet搜索（例如，通過Google），以及審查《 USPTO公報》中是否有可能因異議而發(fā)布的商標(biāo)沖突。對于更系統(tǒng)的方法，許多商標(biāo)所有者都依賴計算機化的“監(jiān)視”服務(wù)，這些服務(wù)將USPTO和外國注冊管理機構(gòu)的記錄合并在一起，以查找可能存在沖突的商標(biāo)以及域名注冊管理機構(gòu)。
發(fā)牌
許可是擴大品牌價值和聲譽的重要手段，尤其是在商標(biāo)所有者本人不具備直接利用商標(biāo)能力或?qū)ｉT知識的產(chǎn)品領(lǐng)域。對被許可人的使用進(jìn)行有意義的“質(zhì)量控制”是商標(biāo)所有者的主要責(zé)任。“裸照許可”是指商標(biāo)所有者在不保留（和行使）質(zhì)量控制的情況下對商標(biāo)的許可，如第九巡回案件Barcamerica International USA?Trust訴Tyfield Importers，Inc?.?所述，這可能會產(chǎn)生嚴(yán)重影響。289 F.3d 589（9th Cir。2002）。
Barcamerica擁有與葡萄酒有關(guān)的商標(biāo)“ Leonardo Da Vinci”的商標(biāo)注冊。該公司將該商標(biāo)許可給了萬麗葡萄園，并授予了非排他性的使用商標(biāo)的權(quán)利。兩項協(xié)議均未包含Barcamerica用以控制被許可人使用質(zhì)量的規(guī)定。Barcamerica唯一實際執(zhí)行的控制措施是，在極少數(shù)情況下，公司的老板會品嘗葡萄酒。
被告坎廷·萊昂納多·達(dá)·芬奇·索奇。開始通過其獨家進(jìn)口商在美國銷售葡萄酒。結(jié)論是，巴薩卡梅拉放棄了“萊昂納多·達(dá)·芬奇”商標(biāo)，并試圖取消巴卡梅里卡的注冊。Barcamerica提出了禁止Cantine繼續(xù)使用的初步禁令，但地方法院拒絕了該請求，該法院裁定Barcamerica通過裸照許可放棄了商標(biāo)。
第九巡回法庭指出：“很難，甚至不可能在摘要中準(zhǔn)確定義需要多少控制和檢查，才能滿足對商標(biāo)被許可人的質(zhì)量控制的要求。” 289 F.3d 589，598。還不夠?法院指出，從理論上講，如果許可人熟悉并依靠被許可人自己的質(zhì)量控制措施，就可以進(jìn)行質(zhì)量控制。但是，在這種情況下，雙方之間沒有足夠的關(guān)系，許可人只能依靠被許可人的質(zhì)量控制努力。這些教訓(xùn)是：（1）始終在商標(biāo)許可協(xié)議中包括質(zhì)量控制規(guī)定；（2）通過定期監(jiān)視被許可人使用其商標(biāo)的商品和/或服務(wù)的質(zhì)量來執(zhí)行這些規(guī)定。
物品陳設(shè)
提高品牌知名度和促進(jìn)銷售的另一種方法是安排在電影和電視節(jié)目中的產(chǎn)品放置。電影中的產(chǎn)品放置多年來一直是流行的營銷策略。真人秀電視的魅力以及允許電視觀眾屏蔽商業(yè)廣告的技術(shù)趨勢，已使電視節(jié)目中的產(chǎn)品定位從一種相對不可思議的策略中恢復(fù)了活力。1產(chǎn)品放置是一種表面上間接吸引消費者的便捷方法，在這種情況下，他們可能沒有意識到要向他們推銷產(chǎn)品。
電影中的產(chǎn)品放置通常是預(yù)先安排的，而且成本很高。據(jù)報道，梅賽德斯-奔馳支付了200萬美元在侏羅紀(jì)公園2中使用其汽車，并為4000萬美元購買了《黑衣男人2》?.2，并且在電視上投放產(chǎn)品的成本也在增加。在Survivor的第一個季度，產(chǎn)品展示位置的售價為100萬美元，而在第二個系列的發(fā)布中，產(chǎn)品展示位置升至1200萬美元。3
結(jié)論
如果實施得當(dāng)，有效的品牌管理計劃可以增加品牌知名度和收入，并減少糾紛。
