SPC闡明了在商標(biāo)侵權(quán)案件中引用在先使用抗辯的要求
更新時(shí)間：2020-12-01 16:16:42
在Lin?Mingkai?訴?Fuyun（[2018] ZGFMZ 43，2019年9月3日）一案中，最高人民法院（SPC）闡明了根據(jù)《商標(biāo)法》第59.3條引用先前使用抗辯的要求。在這方面，法院指出：
唯一有資格援引此辯護(hù)的人是先前的使用者自己；
這種使用必須在注冊(cè)申請(qǐng)和商標(biāo)所有人使用注冊(cè)商標(biāo)之前進(jìn)行。
此外，SPC首次明確指出地理范圍是定義原始使用范圍的關(guān)鍵要素。
事實(shí)
林明凱起訴成都一家家具專(zhuān)賣(mài)店（成都富運(yùn)家具專(zhuān)賣(mài)店）侵犯了兩個(gè)商標(biāo)，該商標(biāo)分別于2002年11月19日（3374814）和2009年9月25日（7724167）申請(qǐng)第20類(lèi)家具。
成都富運(yùn)家具店在抗辯中聲稱(chēng)，自2001年以來(lái)一直使用有爭(zhēng)議商標(biāo)的富運(yùn)公司已授權(quán)使用該商標(biāo)。因此，成都富運(yùn)家具店按第59.3條的規(guī)定援引了先前的使用辯護(hù)。法律。
一審法院判決原告勝訴。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，盡管富運(yùn)公司對(duì)有爭(zhēng)議商標(biāo)的使用已經(jīng)使他們?cè)谠嫔虡?biāo)注冊(cè)之前獲得了一定的影響力，但證據(jù)未能表明成都富運(yùn)家具店（被告）在申請(qǐng)前就使用了有爭(zhēng)議商標(biāo)。日期。此外，成都富運(yùn)家具專(zhuān)賣(mài)店聲稱(chēng)已從富運(yùn)公司獲得的授權(quán)涉及另一個(gè)商標(biāo)，該商標(biāo)是富運(yùn)公司于2010年注冊(cè)的另一類(lèi)商標(biāo)。
上訴法院作出有利于被告的裁決，并支持在先使用辯護(hù)。法院不僅確認(rèn)了富運(yùn)公司的在先使用權(quán)，還確認(rèn)了成都富運(yùn)家具店已從富運(yùn)公司獲得了使用該商標(biāo)的權(quán)利，以及該使用權(quán)的附加權(quán)利。此外，法院認(rèn)為：
爭(zhēng)議商標(biāo)與原告的注冊(cè)商標(biāo)不一致；和
成都富運(yùn)家具店沒(méi)有惡意復(fù)制原告的注冊(cè)商標(biāo)。
SPC決定
最高人民法院推翻了上訴法院的判決，駁回了在先使用辯護(hù)。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，證據(jù)僅表明富運(yùn)公司對(duì)商標(biāo)的先前使用已經(jīng)使它們?cè)?009年之前獲得了一定的影響力，而在2002年之前沒(méi)有。另外，成都富運(yùn)家具店是否已獲得富運(yùn)公司的授權(quán)無(wú)關(guān)緊要。
SPC闡明了引用先前使用防御時(shí)必須滿(mǎn)足的條件：
在先使用不僅應(yīng)早于要求保護(hù)的商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)，還應(yīng)早于商標(biāo)所有者對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的使用。
在先使用應(yīng)涉及與注冊(cè)商標(biāo)相同或相似的商標(biāo)。
在先使用應(yīng)涉及與注冊(cè)商標(biāo)指定的商品相同或相似的商品。
在注冊(cè)申請(qǐng)和商標(biāo)所有人使用注冊(cè)商標(biāo)之前，在先使用應(yīng)當(dāng)使商標(biāo)獲得一定的影響。
即使在先使用者授權(quán)使用該商標(biāo)，除在先使用者以外的任何人都不能提出在先使用辯護(hù)。
先前使用應(yīng)保持在原始范圍內(nèi)，原始范圍應(yīng)根據(jù)先前使用產(chǎn)生的聲譽(yù)定義的范圍來(lái)決定，包括地理范圍，使用方法（在線(xiàn)或?qū)嶓w商店）和生產(chǎn)規(guī)模。法院補(bǔ)充說(shuō)，在先前商標(biāo)影響力不大的地方開(kāi)設(shè)新商店并將實(shí)體業(yè)務(wù)擴(kuò)展到在線(xiàn)銷(xiāo)售可能被認(rèn)為超出了最初的范圍。此外，在確定“超出原始范圍”的含義時(shí)應(yīng)考慮生產(chǎn)能力和經(jīng)營(yíng)規(guī)模。
評(píng)論
這是SPC迄今為止對(duì)商標(biāo)法第59.3條中的在先使用抗辯的最全面分析。法院澄清了以下要點(diǎn)。
符合辯護(hù)資格的人
SPC指出，只有先前的用戶(hù)才有資格引用先前的使用辯護(hù)。其他法院維持了由先前使用者授權(quán)使用相關(guān)商標(biāo)的人員提出的在先使用抗辯（例如，江蘇省高級(jí)人民法院訴江玉有訴富子廟餐飲公司（[2013] SZMZZ 37，2013年4月27日））。因此，最高人民法院的判決可能會(huì)影響未來(lái)的司法實(shí)踐。
事先使用必須在某些關(guān)鍵日期之前開(kāi)始
SPC明確指出，事先使用標(biāo)志應(yīng)使標(biāo)志在以下情況之前獲得一定的影響：
商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的日期；和
注冊(cè)人開(kāi)始使用其商標(biāo)。
這不同于北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院在中創(chuàng)訴北京起航案中的判決（[2015] JZMZZ 588，2015年12月31日），該案被最高人民法院選定為2015年知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件前十名之一。在此案中，法院裁定：如果在注冊(cè)商標(biāo)的申請(qǐng)日期之前使用標(biāo)志，但是在商標(biāo)注冊(cè)人使用該標(biāo)志之后，則可以維持在先使用辯護(hù)-只要該在先使用是出于善意。
地理范圍是原始范圍的因素
SPC首次在定義原始使用范圍時(shí)包括了地理范圍。實(shí)際上，如果所討論的商標(biāo)是服務(wù)商標(biāo)（例如，飯店），則很容易提及地理范圍的概念。但是，如果將商標(biāo)應(yīng)用于商品，如何控制此類(lèi)商品（尤其是在線(xiàn)商品）的流通的問(wèn)題仍未得到解答。
