如何獲取和維護(hù)美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)
更新時(shí)間：2020-12-01 15:40:11
目前，隨著越來越多的中國企業(yè)在國內(nèi)市場(chǎng)上獲得發(fā)展，他們還開始計(jì)劃獲得海外市場(chǎng)的份額。由于其規(guī)模，獲取和健全的法律保護(hù)，美國一直是中國企業(yè)最受歡迎的目的地市場(chǎng)之一。每家中國公司在與美國市場(chǎng)打交道時(shí)面臨的第一個(gè)挑戰(zhàn)是保護(hù)其商標(biāo)，以區(qū)別其商品和服務(wù)并樹立其品牌形象和聲譽(yù)。解決方案是獲取并維護(hù)美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)。
在大多數(shù)情況下，中國商標(biāo)注冊(cè)人可以通過兩種方式在美國申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)。一種是根據(jù)《美國商標(biāo)法》（也稱為《蘭納姆法》）向美國專利商標(biāo)局（“ USPTO”）提出?申請(qǐng)。）;?另一種是根據(jù)《商標(biāo)國際注冊(cè)馬德里協(xié)定》（“馬德里議定書”）提交國際商標(biāo)，并將適用范圍擴(kuò)大到美國
實(shí)際上，《馬德里議定書》下的國際商標(biāo)注冊(cè)人在領(lǐng)土上延伸至美國，通常會(huì)收到美國專商局發(fā)送的商標(biāo)訴訟，這是一個(gè)障礙。這個(gè)問題的根源是美國加入馬德里聯(lián)盟后對(duì)《馬德里議定書》中某些條款的保留或聲明。在此基礎(chǔ)上，美國專商局將根據(jù)《美國商標(biāo)法》的相應(yīng)規(guī)定，對(duì)馬德里國際商標(biāo)注冊(cè)?申請(qǐng)中的特定必要文件進(jìn)行審查，特別是在其商品和服務(wù)的審查方面。
因此，考慮到成本和便利性，作者建議??僅打算在美國注冊(cè)商標(biāo)的中國商標(biāo)申請(qǐng)人可以將其商標(biāo)申請(qǐng)直接提交給USPTO。以下是此過程的介紹。
I.美國商標(biāo)管理局
USPTO是美國商務(wù)部下屬的聯(lián)邦機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審查美國專利和商標(biāo)的授予。
美國專利商標(biāo)局審查了申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，并確定是否商標(biāo)符合美國聯(lián)邦注冊(cè)的要求。美國專利商標(biāo)局就與商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)流程有關(guān)的常見問題提供咨詢，但它無法提供任何可能構(gòu)成法律建議的信息，也不能參與或協(xié)助任何商標(biāo)執(zhí)行程序（例如，各級(jí)法院的法律程序或美國國土安全部海關(guān)與邊境保護(hù)司的商標(biāo)保護(hù)程序）。
二。商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)
（1）備案
（i）申請(qǐng)人可以通過以下兩種方式之一申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)：
基于互聯(lián)網(wǎng)的商標(biāo)電子應(yīng)用系統(tǒng)（“ TEAS”）。TEAS商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的主要注冊(cè)人有以下三種選擇：TEAS Plus，TEAS減價(jià)（TEAS RF）和TEAS Regular。TEAS Plus為每種商品或服務(wù)提供最低的備案費(fèi)，但它也適用最嚴(yán)格的申請(qǐng)要求。
紙質(zhì)申請(qǐng)。
（ii）與傳統(tǒng)的書面申請(qǐng)相比，通過TEAS進(jìn)行的申請(qǐng)具有以下好處：
反應(yīng)更快。提交申請(qǐng)后，USPTO將通過電子郵件發(fā)送初始申請(qǐng)收據(jù)，以指定申請(qǐng)?zhí)柌⒘谐龌旧暾?qǐng)信息。
更低的花費(fèi)。美國專利商標(biāo)局對(duì)TEAS申請(qǐng)的收費(fèi)比紙質(zhì)申請(qǐng)的收費(fèi)低。
24/7全天候服務(wù)。申請(qǐng)人基本上可以在任何時(shí)候向USPTO提交TEAS申請(qǐng)。
（2）申請(qǐng)所需的信息
您需要在USPTO商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中提供以下信息：
申請(qǐng)人姓名;
聯(lián)系人姓名和地址；
商標(biāo)徽標(biāo)；
商品或服務(wù)項(xiàng)目；
備案依據(jù)；
商標(biāo)樣本（用于“商業(yè)用途”）；
簽名;
報(bào)名費(fèi)。
（3）關(guān)于“商標(biāo)圖”
可以將商標(biāo)徽標(biāo)的兩類提交給USPTO：標(biāo)準(zhǔn)字符圖和特殊形式圖。
標(biāo)準(zhǔn)字符圖形不包含任何設(shè)計(jì)元素（任何視覺組件或任何獨(dú)特的字母/數(shù)字形狀）。以標(biāo)準(zhǔn)字符格式顯示的商標(biāo)保護(hù)范圍涵蓋了字母本身，而無需聲明任何特定的字體樣式，字符樣式，大小或顏色。
特殊形式的圖紙可以由視覺組件或字母/數(shù)字的獨(dú)特形狀組成。
除此之外，申請(qǐng)人還可以考慮以黑白方式向USPTO提交商標(biāo)徽標(biāo)，因?yàn)楹诎咨虡?biāo)的注冊(cè)人可以在商標(biāo)的實(shí)際使用中使用任何顏色。
（4）關(guān)于“商品或服務(wù)項(xiàng)目”
原則上，在美國申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)時(shí)，申請(qǐng)人應(yīng)使用通用商業(yè)術(shù)語，并以明確和特定的方式描述指定的商品或服務(wù)。
為了安全起見，申請(qǐng)人可以訪問http://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html上的《商品和服務(wù)的可接受標(biāo)識(shí)手冊(cè)》（“ ID手冊(cè)”）??，這是一個(gè)可管理的在線可檢索數(shù)據(jù)庫。由美國專利商標(biāo)局。
請(qǐng)注意，盡管美國是尼斯分類的成員國，但美國專利商標(biāo)局對(duì)商品和服務(wù)的要求要比尼斯分類強(qiáng)。這種做法與中國商標(biāo)局的做法截然不同。例如，第25類“服裝”是中國商標(biāo)局發(fā)布的尼斯分類和類似商品或服務(wù)分類表中的標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語，但被認(rèn)為太寬泛，無法被美國專利商標(biāo)局接受。根據(jù)《 ID手冊(cè)》，類別25應(yīng)該指定為“服裝，即{指明特定的物品，例如襯衫，褲子，裙子等}”或等同名稱。
此外，如果申請(qǐng)人決定通過TEAS Plus進(jìn)行申請(qǐng)，則需要選擇ID手冊(cè)提供的現(xiàn)有可接受商品或服務(wù)，而不是提交自己的此類商品或服務(wù)版本。如果通過TEAS RF或TEAS Regular提交申請(qǐng)，則沒有這種限制。
目前，對(duì)中國申請(qǐng)人而言，最方便的方法是以中國商標(biāo)局發(fā)布的《同類商品或服務(wù)分類表》中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的形式向美國專利商標(biāo)局提交申請(qǐng)。由于這些商品或服務(wù)可能不符合美國專商局可接受的標(biāo)準(zhǔn)物品的要求，因此美國專商局將在審查后發(fā)布辦公室行動(dòng)，中國申請(qǐng)人可以根據(jù)美國專商局辦公室行動(dòng)中指定的補(bǔ)救建議對(duì)這些物品進(jìn)行修改。根據(jù)官方建議進(jìn)行的修正案通過USPTO審查相對(duì)容易。
在此應(yīng)該注意的是，美國在商標(biāo)保護(hù)中采用了“首次使用”原則-商標(biāo)權(quán)自然是由使用而非注冊(cè)產(chǎn)生的。一個(gè)商標(biāo)用戶中享有商標(biāo)普通法保護(hù)的商業(yè)使用該商標(biāo)的權(quán)利，即使商標(biāo)從來沒有被注冊(cè)。此外，商標(biāo)注冊(cè)的有效性在很大程度上取決于商標(biāo)的實(shí)際商業(yè)用途。因此，作者將建議商標(biāo)申請(qǐng)人在實(shí)際生產(chǎn)和銷售中提供的商品或服務(wù)中指定的商品或服務(wù)。永遠(yuǎn)不要以為它指定的項(xiàng)目越多，商標(biāo)保護(hù)的范圍就越大，或者永遠(yuǎn)不會(huì)保護(hù)從未在實(shí)際生產(chǎn)，銷售或從未真正提供的服務(wù)中保護(hù)的商品。如果范圍太廣，則很可能所有指定商品或服務(wù)的注冊(cè)商標(biāo)都會(huì)失效。
（5）關(guān)于“備案依據(jù)”
必須在USPTO商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中指定申請(qǐng)依據(jù)。備案基礎(chǔ)是在商業(yè)中使用或打算使用。當(dāng)然，申請(qǐng)人也可以根據(jù)適用的國際協(xié)議主張外國申請(qǐng)/注冊(cè)的基礎(chǔ)，或者根據(jù)《馬德里議定書》尋求美國商標(biāo)的注冊(cè)。
各種法定申請(qǐng)要求均基于所選的特定申請(qǐng)類型（請(qǐng)參見下文）。
（i）“用于商業(yè)”申報(bào)依據(jù)
申請(qǐng)人可以將商標(biāo)與包括在申請(qǐng)中的所有商品或服務(wù)一起實(shí)際用于商業(yè)用途，然后根據(jù)商業(yè)用途提出美國商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。根據(jù)在美國實(shí)際使用的要求，要求申請(qǐng)人在兩個(gè)或多個(gè)美國州之間或在美國之間進(jìn)行商業(yè)活動(dòng)時(shí)，已實(shí)際使用該商標(biāo)用于商品的銷售或運(yùn)輸或服務(wù)的提供。和一個(gè)外國。
由于實(shí)際使用證明，申請(qǐng)人必須提供首次使用的日期商標(biāo)的任何地方，并第一次使用之日起商標(biāo)在商業(yè)，以及作為一個(gè)真正的使用樣本，以表明該商標(biāo)為實(shí)際使用。
第一次使用的日期商標(biāo)的任何地方指的是第一次使用的商標(biāo)在世界任何地方。商標(biāo)在商業(yè)中的首次使用日期是指商標(biāo)在美國兩個(gè)或多個(gè)州之間或美國與外國之間的商業(yè)活動(dòng)中的首次使用。在任何地方首次使用商標(biāo)的日期均不得晚于在商業(yè)中首次使用商標(biāo)的日期。
（ii）“使用意圖”的依據(jù)
如果申請(qǐng)人未在申請(qǐng)中將其與所有商品或服務(wù)一起在美國商業(yè)中使用過商標(biāo)，但在未來有善意使用該商標(biāo)的意圖，則申請(qǐng)人可以根據(jù)以下意圖提交美國商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)：用。
應(yīng)該指出的是，使用意圖的依據(jù)并不能免除申請(qǐng)人提交商標(biāo)實(shí)際使用樣本的義務(wù)；它僅免除申請(qǐng)人提交上述在申請(qǐng)時(shí)正在使用的商標(biāo)的實(shí)際使用樣本的義務(wù)。無論依據(jù)是商業(yè)或意圖使用用途，應(yīng)用程序必須聲明該商標(biāo)已在商業(yè)中使用的所有包含在應(yīng)用程序的商品或服務(wù)的，而申請(qǐng)人必須提交的真正使用的樣本商標(biāo)使用在最終批準(zhǔn)商標(biāo)注冊(cè)之前向美國專利商標(biāo)局（USPTO）
（6）關(guān)于“商標(biāo)實(shí)物樣本”
商標(biāo)的實(shí)際使用示例與商標(biāo)徽標(biāo)不同。后者只是商標(biāo)形式的展示，而前者是用于商品或服務(wù)的商標(biāo)的真實(shí)狀態(tài)。換句話說，商標(biāo)的實(shí)際使用樣本必須顯示商標(biāo)與實(shí)際商業(yè)活動(dòng)中使用的商品和服務(wù)的組合圖像。
所使用商品商標(biāo)的實(shí)際使用樣本通常包括產(chǎn)品的照片，產(chǎn)品標(biāo)簽的照片以及帶有商標(biāo)的包裝照片。在大多數(shù)情況下，發(fā)票，提貨單，訂單，小冊(cè)子，小冊(cè)子，名片或印有標(biāo)題的信箋將不被視為正在使用的商品商標(biāo)的真實(shí)使用樣本。
實(shí)際使用中的服務(wù)標(biāo)記示例通常包括服務(wù)手冊(cè)的照片，服務(wù)提供商的招牌照片，廣告照片，網(wǎng)站/網(wǎng)頁的照片或名片的照片。在大多數(shù)情況下，廣告發(fā)布者發(fā)布的已發(fā)布廣告的證明或有關(guān)服務(wù)的媒體文章將不被接受為使用中的服務(wù)標(biāo)記的真實(shí)示例。
三，商標(biāo)注冊(cè)的審查，公告和批準(zhǔn)
在收到注冊(cè)申請(qǐng)后，USPTO通常會(huì)在三個(gè)月內(nèi)開始審查，以檢查申請(qǐng)中商標(biāo)是否符合《商標(biāo)法》的要求。
如果USPTO在審查過程中發(fā)現(xiàn)任何問題，它將向申請(qǐng)人發(fā)送辦公室訴訟，通常要求申請(qǐng)人在收到之日起六個(gè)月內(nèi)答復(fù)。如果沒有問題，或者申請(qǐng)人設(shè)法解決了美國專利商標(biāo)局提出的任何問題，該商標(biāo)將在《官方公報(bào)》上發(fā)布。在為期30天的公告期內(nèi)，任何人都可以對(duì)商標(biāo)提出異議，商標(biāo)審判和上訴委員會(huì)（“ TTAB”）將對(duì)異議進(jìn)行聽證。
如果沒有異議，或者申請(qǐng)人設(shè)法克服異議（即異議失敗），則以下程序（在公告期限到期后）將根據(jù)提交的基礎(chǔ)而有所不同。
隨后的基于“商業(yè)使用”的程序
通常，??USPTO將在公告期后的三個(gè)月內(nèi)頒發(fā)商標(biāo)注冊(cè)許可。
隨后的基于“使用意圖”的程序
在大多數(shù)情況下，美國專利商標(biāo)局會(huì)在公告后的兩個(gè)月內(nèi)發(fā)布許可通知（“ NOA”）。要求申請(qǐng)人在發(fā)布NOA之日起六個(gè)月內(nèi)向USPTO提交使用聲明（“ SOU”）。
SOU必須包括：
說明申請(qǐng)人當(dāng)前正在商業(yè)中使用該商標(biāo)，并且該申請(qǐng)中包含所有商品或服務(wù)；
第一次使用的日期商標(biāo)的任何地方，并第一次使用之日起商標(biāo)在商業(yè);
實(shí)際使用的樣本，表明商標(biāo)正在實(shí)際使用中；
備案費(fèi)。
如果到那時(shí)申請(qǐng)人還沒有在美國商業(yè)中使用所有商品或服務(wù)的商標(biāo)，則可以在上述六個(gè)月期限屆滿之前向美國專利商標(biāo)局提交延期請(qǐng)求。每個(gè)延期申請(qǐng)都應(yīng)再延長(zhǎng)六個(gè)月，申請(qǐng)人可以申請(qǐng)總共五次延期。因此，自NOA發(fā)出之日起，最多不得超過36個(gè)月。但是，實(shí)際上，每個(gè)新的擴(kuò)展請(qǐng)求都會(huì)導(dǎo)致USPTO進(jìn)行更嚴(yán)格的審查，申請(qǐng)人將必須提供可接受的擴(kuò)展理由，并描述其將商標(biāo)投入實(shí)際商業(yè)用途的努力。
收到申請(qǐng)人提交的SOU后，USPTO將開始審查。審查后，如果USPTO決定批準(zhǔn)SOU，它將在SOU批準(zhǔn)之日起兩個(gè)月內(nèi)頒發(fā)?商標(biāo)注冊(cè)許可。如果USPTO發(fā)現(xiàn)問題，它將發(fā)出辦公室訴訟。如果申請(qǐng)人未能按照上述要求向美國專利商標(biāo)局提交SOU，則視為已放棄商標(biāo)申請(qǐng)。
實(shí)際上，申請(qǐng)人自美國專利商標(biāo)局提交之日起最多約有四年才能將商標(biāo)投入實(shí)際的商業(yè)用途。
IV。注冊(cè)后程序
美國注冊(cè)商標(biāo)的有效期限為自批準(zhǔn)之日起10年。
在美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)制度下，商標(biāo)注冊(cè)簿有兩種類型：主要注冊(cè)簿和補(bǔ)充注冊(cè)簿。大多數(shù)美國聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)都列在前者上，而后者使得注冊(cè)一個(gè)具有明顯區(qū)別但仍能夠區(qū)分申請(qǐng)人商品或服務(wù)的商標(biāo)成為可能。通常，商標(biāo)會(huì)從原則注冊(cè)簿變更為補(bǔ)充注冊(cè)簿。認(rèn)為商標(biāo)僅是描述性的，但可以通過實(shí)際使用獲得獨(dú)特性的，申請(qǐng)人可以直接向補(bǔ)充注冊(cè)處提出注冊(cè)申請(qǐng)。
在有效期十年內(nèi)，商標(biāo)注冊(cè)人必須在以下時(shí)間間隔內(nèi)采取某些措施，以保持注冊(cè)商標(biāo)在美國的有效性。
（1?）注冊(cè)5到6周年之間的期限，或上述期限屆滿后的6個(gè)月寬限期內(nèi)
在此期間，商標(biāo)注冊(cè)人必須向美國專利商標(biāo)局提交以下文件：
（i）強(qiáng)制性提交
文件①：《美國商標(biāo)法》第8條規(guī)定的使用或可原諒不使用的?聲明（“第8條聲明”）
如果商標(biāo)注冊(cè)人僅將商標(biāo)用于選定的商品或服務(wù)，則必須從商標(biāo)注冊(cè)中刪除其余商品或服務(wù)。如果商標(biāo)注冊(cè)人在過去五年中從未將商標(biāo)用于任何商品或服務(wù)，則即使它計(jì)劃在未來五年內(nèi)使用該商標(biāo)，也必須從商標(biāo)注冊(cè)中刪除所有項(xiàng)目。保留在過去5年中未使用的商品或服務(wù)的商標(biāo)注冊(cè)，將被視為USPTO的欺詐行為，可能會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的法律后果。
文件②：商標(biāo)注冊(cè)人必須在提交使用聲明時(shí)，針對(duì)每種指定類別中的任何一種（但不是全部）商品或服務(wù)提交使用中的商標(biāo)的實(shí)際使用樣本為注冊(cè)商標(biāo)。
該商標(biāo)注冊(cè)人必須提交符合所有適用的要求，及時(shí)科8宣言;?否則，商標(biāo)注冊(cè)可能會(huì)過期和/或被取消。
（ii）可選提交
基于《美國商標(biāo)法》第15條下的不可抗辯聲明?（“第15條聲明”）
首先，第15條聲明僅適用于在主要注冊(cè)簿中注冊(cè)的商標(biāo)。換句話說，incontestability僅適用于一個(gè)商標(biāo)在主注冊(cè)登記和商標(biāo)注冊(cè)的補(bǔ)充登記不得要求incontestability。
其次，符合以下要求的商標(biāo)注冊(cè)人可以考慮向美國專利商標(biāo)局提交第15條聲明，以主張不可爭(zhēng)議性：
商標(biāo)注冊(cè)后連續(xù)五年在美國使用注冊(cè)商標(biāo)；
對(duì)于商標(biāo)注冊(cè)人對(duì)商標(biāo)的所有權(quán)和注冊(cè)權(quán)沒有不利的最終裁定；
沒有針對(duì)商標(biāo)權(quán)的與美國專利商標(biāo)局或法院的未決訴訟。
此外，在提交第15條聲明時(shí)，商標(biāo)注冊(cè)人不必連續(xù)5年提供使用該注冊(cè)商標(biāo)的證據(jù)。注冊(cè)人僅須向美國專利商標(biāo)局提交宣誓書，聲明其使用。
無可爭(zhēng)辯的注冊(cè)商標(biāo)是商標(biāo)所有權(quán)和有效性的最終證據(jù)。通常情況下，第三方可能只請(qǐng)?jiān)敢粋€(gè)不爭(zhēng)的注冊(cè)注銷TTAB商標(biāo)某些特定理由（不包括第一次使用，優(yōu)先權(quán)，或缺乏注冊(cè)商標(biāo)的顯著性）。
（2）登記9到10周年之間的期限，或該期限到期后的六個(gè)月的寬限期內(nèi)
在此期間，商標(biāo)注冊(cè)人必須向美國專利商標(biāo)局提交以下文件：
項(xiàng)目①：根據(jù)《美國商標(biāo)法》第8和第9條（“合并的第8和9條”）的合并使用或可原諒不使用聲明以及申請(qǐng)續(xù)展?
項(xiàng)目②：該商標(biāo)注冊(cè)人，在同一時(shí)間使用的申報(bào)一經(jīng)提交，提交給美國專利商標(biāo)局的真正使用的樣本商標(biāo)正在使用中的任何一個(gè)（但不是全部）商品或服務(wù)的在每個(gè)指定的類別下。
該商標(biāo)注冊(cè)人必須提交一份聯(lián)合適時(shí)第8和第9滿足所有適用的要求;?否則，商標(biāo)注冊(cè)可能會(huì)過期和/或被取消。
