在同類商品上承認馳名商標的第一宗民事案件
更新時間：2020-12-01 15:39:44
最近，KWM IP訴訟團隊代表Deere＆Company在涉及商標侵權和不正當競爭的訴訟中贏得了最終審判。被告為約翰迪爾（北京）農業機械有限公司等兩家。
二審法院北京市高級人民法院（以下簡稱“北京市高等法院”）裁定，如果馳名商標與普通馳名商標在同一商品或相似商品上發生沖突，則該第十三條第三款適用《中華人民共和國商標法》。這是第一個具有最終判決的民事案件，在該案件中，上述第13條第3款的應用規則得到確認，并且馳名商標得到了相應保護。
案例簡介
迪爾公司擁有注冊商標“ JOHN DEERE”和“約翰。迪爾”（John Deere漢字）。長期以來，他們已在農業機械和拖拉機等多種產品上使用了此類商標。未經許可，三名被告在潤滑油等產品上使用了商標和公司名稱，例如“約翰迪爾”和“佳聯迪爾”（“佳聯迪爾”）。由于被告已完成“佳聯迪爾”商標的注冊，并分別注冊了“佳聯迪爾”和“約翰迪爾”作為公司名稱，因此共同的行政和司法措施無法有效地阻止被告使用此類商標。和公司名稱。被告繼續侵犯商標權和不正當競爭，嚴重侵犯了迪爾公司的權益。
因此，迪爾公司及其在中國的子公司在北京知識產權法院對三名商標被告提起訴訟。侵權和不正當競爭。2016年12月下旬，北京市知識產權法院裁定，迪爾公司的第7類“約翰。迪爾”和第7類和第12類“ JOHN DEERE”這三個商標是著名商標。法院判令三名被告停止侵權，并發表公開聲明以消除不利影響，并判給原告500萬元人民幣的懲罰性賠償和超過36萬元人民幣的合理費用。被告向北京市高級人民法院提起上訴。2017年12月，北京市高級人民法院下達了終審判決：維持一審法院的判決，完善一審判決的內容，支持迪爾公司的訴訟請求。
案件要點
1.明確指出，如果相同或相似商品的注冊馳名商標與普通注冊商標存在沖突，則適用《商標法》第13條第3款。
在中國，馳名商標的法律保護主要根據《商標法》第十三條。本條的共識是，它可以保護未注冊馳名商標的，就好像它是一個普通的注冊商標，其保護注冊的馳名商標跨不同的類。
但是，注冊馳名商標的保護是否僅限于“跨類別保護”？
不第13條（3）仍適用，當一個商標拷貝，模仿或翻譯注冊的馳名商標在相同或者類似商品？
最高人民法院和北京市高級人民法院在與商標有關的多起行政糾紛中均回答“是”。但是在民事糾紛中，幾乎沒有先例。該案的二審判決表明，如果所指控的侵權商標與相同或相似商品上的注冊馳名商標相似，對馳名商標的保護也同樣適用。但是，為了避免濫用馳名商標體系，根據“按需識別”原則，在未注冊且使用與先前注冊商標指定商品相同或相似的商品上使用所謂侵權商標的情況下，之前注冊的商標可以根據其他條款來保護商標因此，法律沒有必要由法院確定在先注冊商標是否“馳名”。在關于注冊商標的糾紛中，法院不能直接接受該案[2]，因此有必要確定在先注冊商標是否是馳名商標，如果是，則法院可以根據第13 [3]條判決該案。 ]。在這一點上確定商標是否“馳名”既有道理又有必要。因此，二審裁定認為，在相同或者近似商品的注冊商標之間存在爭議時，有必要確定是否在先注冊商標。是“知名的”，法院可以根據第13條第3款審理此案。此外，二審判決還提供了一個先例，認為注冊公司名稱與注冊商標之間的糾紛屬于最高人民法院詮釋規定的需要知名商標識別的案件類型范圍之內。
2.明確的條件時，懲罰性賠償適用根據第63條的商標法律
二審判決列出了懲罰性賠償的兩個必要要素：
“惡意” –故意侵犯商標權。商標通過公開注冊公告而公開，因此誠實的市場參與者有義務避免侵犯他人的注冊商標。但是，所謂侵權者在侵犯商標權時的這種主觀過錯并不總是構成“惡意”。
“嚴峻情況” –侵權行為給原告造成了巨大的損害和負面影響。將考慮違規的范圍和影響。
該案具有懲罰性賠償的兩個必要要素。在行政處罰后，侵權行為仍在繼續，這意味著被告有意侵犯了原告的權利。另一方面，被告以各種方式侵權：
使用侵權商標，公司名稱和域名
通過虛假廣告和誹謗進行不正當競爭
對原告提起惡意訴訟，要求他們侵犯其通過模仿Deere＆Company的IP獲得的“外觀設計專利”！
這些多重侵權行為對原告造成了物質損失和嚴重影響，被認為是“嚴重情況”。因此，二審法院維持一審判決，判給原告人民幣500萬元的懲罰性賠償。
3.澄清商標侵權案件中的若干程序問題
（1）在對被告提起的原告商標進行的宣告無效期間，是否有必要中止侵權案件？
在商標侵權案中，被告通常會針對原告的注冊商標提出無效申請，并要求法院中止侵權案。本案中的被告采取了這種策略。二審法院認為，法院可以根據被告商標宣告無效的可能性，酌情決定是否中止侵權案件。如果沒有證據表明該商標很有可能會失效，則法院可以決定不中止侵權案件。根據這些原則，二審法院認為，一審法院不中止審判程序的決定符合程序規則。
（2）非獨占的被許可人可以與商標所有人一起提起訴訟
最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律的解釋（解釋）第四條（二）規定：“非專屬許可的被許可人可以向人民法院提起訴訟。商標所有者的明確授權。”?由于該條款未明確指出非專有許可證持有人可以與商標所有人一起提起訴訟，因此實際上存在不同的解釋。
在這種情況下，迪爾公司在中國的子公司與迪爾公司一起作為非排他性被許可方提起訴訟，被告對此提出了異議。二審判決認為，原告提交的許可協議證明，迪爾公司在中國的子公司已獲得迪爾公司的授權，可以與迪爾公司一起提起訴訟。因此，中國子公司是合格的原告。從判決中我們可以看出，法院對上述解釋條款在語言上的歧義產生的問題作出了回應，并明確指出，非排他性的被許可人可以與商標所有人一起提起訴訟。
（3）判令被告更改公司名稱的判決應更加明確和直接，以便可以執行
一審法院認為，被告使用的公司名稱構成商標。侵權和不正當競爭，但并未直接命令被告根據原告的要求更改其公司名稱，相反，法院只是命令被告停止侵權。這可能會使原告很難在執行過程中讓被告更改公司名稱。為了解決這個問題，原告要求二審法院就更改公司名稱作出更具體的命令。為了確保判決的可執行性，二審法院支持原告的請求。最終判決維持了先前關于不正當競爭的決定，并通過命令“被告必須立即停止使用侵權的公司名稱”來明確表示。這為執行掃清了道路，并使補救措施更加有效。
[1]例如，（2016）嘴高發興字第12和13號，以及（2008）果阿中字第266和269-275號
[2]《最高人民法院關于處理關于注冊商標，商業名稱和在先權利的民事糾紛的若干問題的規定》第1條第2款規定：“如果訴訟中的原告聲稱經批準的商標使用了注冊商標，如果產品與先前的注冊商標相同或相似，人民法院應通知原告，根據《民事訴訟法》第111條第3款，向主管行政機關尋求解決方案。但是，如果原告聲稱注冊商標的使用超出了產品的批準范圍，或者通過改變其獨特特征，或者通過劃分或組合，以及該商標因此，與他的注冊商標相同或相似，人民法院應受理此案。”?該解釋自2008年3月1日起生效。
[3]《最高人民法院關于處理涉及保護馳名商標的民事糾紛的若干法律適用問題的解釋》第11條規定：“如果被告的注冊商標抄襲違反《中華人民共和國商標法》第十三條，模仿或翻譯原告的著名商標，構成商標侵權，人民法院應當禁止被告按照原告的要求使用該商標，但在以下情況下，人民法院不支持原告針對被告的注冊商標的主張： （一）申請撤銷注冊商標的期限根據第41條第2款。《中華人民共和國商標法》第2條已過期；（2）當被告申請注冊時，原告的商標并不為人所知。”?該解釋自2009年5月1日起生效。
