商標(biāo)訴訟成功的關(guān)鍵
更新時(shí)間：2020-12-01 15:33:58
在中國(guó)，商標(biāo)訴訟通常有兩種類(lèi)型：
民事訴訟–涵蓋商標(biāo)侵權(quán)和合同糾紛，以確保私人權(quán)利；
行政訴訟–遵循針對(duì)商標(biāo)當(dāng)局授予和確認(rèn)商標(biāo)權(quán)的行政程序。
有幾種關(guān)鍵策略可以增加中國(guó)商標(biāo)訴訟成功的機(jī)會(huì)。
民事訴訟
在中國(guó)何處提起民事訴訟
在司法實(shí)踐中，各地對(duì)商標(biāo)侵權(quán)的理解和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)差異很大。原告通常熟悉當(dāng)?shù)胤ㄔ海虼送ǔ?huì)先選擇這條路線(xiàn)。
在中國(guó)大多數(shù)民事訴訟案件中，原告均以被告的住所為由提起訴訟。在對(duì)《民事訴訟法》進(jìn)行更新之后，現(xiàn)在可以在網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)案件中使用原告的住所。新的《民事訴訟法》對(duì)網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)的管轄權(quán)提供了補(bǔ)充條款，使商標(biāo)侵權(quán)訴訟案件有可能在原告所在地的法院提起訴訟。建議盡可能有效地組織訴訟工作，以獲得相對(duì)于另一方的心理優(yōu)勢(shì)。
目前，《商標(biāo)法》并未明確規(guī)定有關(guān)在線(xiàn)商標(biāo)侵權(quán)的管轄權(quán)問(wèn)題。北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院和上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院公布的判決書(shū)表明，如果可以證明商標(biāo)侵權(quán)是在線(xiàn)發(fā)生的，則原告在住所法院提出的商標(biāo)侵權(quán)訴訟將被接受。
2014年，在北京，上海和廣州成立了專(zhuān)門(mén)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院，在這里，品牌所有者可以求助于胸襟開(kāi)闊的法官和標(biāo)準(zhǔn)化的審查標(biāo)準(zhǔn)。隨著中國(guó)分別在北京，上海和廣州設(shè)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院來(lái)專(zhuān)職受理知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件，商標(biāo)訴訟審判的審查標(biāo)準(zhǔn)正在逐步統(tǒng)一。自2014年以來(lái)，已經(jīng)在16個(gè)中心城市（包括南京，蘇州，武漢，成都和杭州）設(shè)立了知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭，以集中優(yōu)質(zhì)的審判資源來(lái)聆聽(tīng)整個(gè)地區(qū)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件。中國(guó)正在做出重大而值得歡迎的努力，以提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的審理水平，從而為從業(yè)者和品牌所有者因市場(chǎng)變化而帶來(lái)更多解決糾紛的機(jī)會(huì)。
審前程序
近年來(lái)，審判前禁令已應(yīng)用于越來(lái)越多的案件。對(duì)于具有明確侵權(quán)背景以及緊急和不可彌補(bǔ)的損害的案件，強(qiáng)烈建議尋求審判前的禁令以保護(hù)權(quán)益。2016年，北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院考慮了在商標(biāo)權(quán)案件“中國(guó)好聲音”中勝訴的可能性和造成損害的緊迫性，并就可立即停止商標(biāo)使用的命令作出了預(yù)審禁令，提供了指導(dǎo)對(duì)于類(lèi)似的情況。將來(lái)，中國(guó)的法院可能會(huì)以更多商標(biāo)支持預(yù)審禁令訴訟。鑒于案件的緊急性和直接的背景，品牌所有者可以在審判前尋求禁制令，以防止無(wú)法挽回的傷害。
證據(jù)調(diào)查
初步調(diào)查，證據(jù)收集，保存和公證在民事訴訟案件中起決定性作用。如今，商標(biāo)侵權(quán)越來(lái)越被掩蓋，因此必須在采取任何行動(dòng)之前制定一項(xiàng)證據(jù)調(diào)查策略。匿名進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查可能會(huì)有助于找到侵權(quán)人的身份，以公證的方式獲取證據(jù)并保存侵權(quán)。在公證過(guò)程中，將向侵權(quán)人提出特殊問(wèn)題，通過(guò)允許錄音作為證據(jù)來(lái)改進(jìn)流程。關(guān)于故意侵權(quán)嫌疑人的聲明（在公證人的監(jiān)督下）將對(duì)訴訟中法官的聆訊產(chǎn)生重要影響。
同時(shí)，中國(guó)更有可能接受在許多情況下采用的各種類(lèi)型的證據(jù)（例如市場(chǎng)調(diào)查，專(zhuān)家意見(jiàn)和數(shù)字證據(jù)）作為有用的支持。在最高人民法院關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)法院審理案件的若干問(wèn)題的規(guī)定（2018年9月7日生效）中，電子數(shù)據(jù)的真實(shí)性（例如，電子簽名，可信時(shí)間戳，哈希檢查，區(qū)塊鏈或任何其他技術(shù)證據(jù)證明），互聯(lián)網(wǎng)法院將在審理此案時(shí)確認(rèn)并考慮這些證據(jù)。即使中國(guó)不是判例法國(guó)家，也建議收集并提交判例以影響法官。
進(jìn)一步考慮當(dāng)事方的惡意提出訴訟
從被告的角度來(lái)看，如果該案是惡意訴訟，則探究原告的法律依據(jù)非常重要。如果原告是商標(biāo)擅自占地者，如果合法理由來(lái)自惡意行為，將很難從法院獲得支持。法院在處理民事訴訟時(shí)將檢查背景信息。對(duì)于通過(guò)優(yōu)先注冊(cè)獲得的注冊(cè)商標(biāo)權(quán)，如果商標(biāo)注冊(cè)人提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟，法院將考慮惡意或非法取得注冊(cè)人的權(quán)利。雖然商標(biāo)權(quán)利（作為原告所擁有的法律依據(jù)）尚未被撤銷(xiāo)（通過(guò)無(wú)效或取消程序，該程序應(yīng)由商標(biāo)局另行決定），法院可裁定所獲得的權(quán)利是惡意的，并且將不對(duì)該注冊(cè)商標(biāo)。最高人民法院在格里西（Gelis）裁定，此類(lèi)行為構(gòu)成對(duì)商標(biāo)權(quán)的濫用，并且不將其視為商標(biāo)侵權(quán)。
懲罰性賠償和有效判決的執(zhí)行
預(yù)計(jì)將在中國(guó)建立懲罰性賠償制度。習(xí)近平主席表示，中國(guó)將進(jìn)一步嚴(yán)厲打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行為，實(shí)行懲罰性賠償制度，大大增加侵權(quán)行為的代價(jià)。同時(shí)，最高人民法院已開(kāi)始對(duì)駁回采取行動(dòng)，以執(zhí)行有效的判決，這有望使商標(biāo)侵權(quán)訴訟中的判決順利進(jìn)行。在當(dāng)前的制度下，合法所有人在民事訴訟中將得到更好的保護(hù)，并對(duì)侵權(quán)者有更大的勇氣。
民事訴訟中OEM的確定
在PRETUL案中，最高人民法院基于以下事實(shí)，裁定被告（一個(gè)外國(guó)品牌的本地工廠(chǎng)和制造商，其目的是純粹向墨西哥出口）不侵犯原告的商標(biāo)權(quán)：
該外國(guó)品牌在原告商標(biāo)的中國(guó)申請(qǐng)日之前已在墨西哥注冊(cè)；
被告受外國(guó)品牌所有人的委托，所有產(chǎn)品均根據(jù)其訂單生產(chǎn)；和
所有原始設(shè)備制造商（OEM）產(chǎn)品都沒(méi)有進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，而是出口到了墨西哥。
有爭(zhēng)議的商標(biāo)無(wú)法實(shí)現(xiàn)識(shí)別貨源的功能，在中國(guó)相關(guān)公眾中也不會(huì)造成混淆。最高人民法院已經(jīng)確定了OEM商標(biāo)侵權(quán)的性質(zhì)，但仍需逐案裁定。中國(guó)不是判例法國(guó)家，已發(fā)表的判例主要作為參考，并闡明了任何相關(guān)趨勢(shì)。
和解
如果有爭(zhēng)議的知識(shí)產(chǎn)權(quán)對(duì)雙方都很重要，或者雙方都是戰(zhàn)略合作伙伴，則雙方應(yīng)仔細(xì)考慮是否及時(shí)進(jìn)行和解。在許多情況下，盡管一方可以在訴訟中獲勝，但這會(huì)影響雙方之間的關(guān)系，并最終影響到雙方的商業(yè)發(fā)展。在尋求并行解決方案的同時(shí)跳出訴訟策略可能會(huì)帶來(lái)雙贏的結(jié)果，或者如果雙方將來(lái)都成為業(yè)務(wù)合作伙伴，則至少有助于避免僵化的關(guān)系。
行政訴訟
自2014年以來(lái)，北京市知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院對(duì)所有商標(biāo)行政訴訟擁有專(zhuān)屬管轄權(quán)。
商標(biāo)駁回
在商標(biāo)駁回案件中，中國(guó)法院對(duì)接受同意書(shū)持更加開(kāi)放的態(tài)度。這更接近國(guó)際慣例，并且使外國(guó)品牌所有者更容易克服先前的引用。除非商標(biāo)相同且指定的商品或服務(wù)相同，否則法院很可能會(huì)認(rèn)可同意書(shū)并批準(zhǔn)以后提交的注冊(cè)申請(qǐng)。與通過(guò)采取積極行動(dòng)消除先前的障礙相比，獲得同意書(shū)是解決問(wèn)題的更友好和有效的方法。
自2016年以來(lái)，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院已經(jīng)建立了專(zhuān)門(mén)審查駁回案件的團(tuán)隊(duì)。據(jù)報(bào)道，相關(guān)案件平均可以在31天內(nèi)結(jié)案。這是因?yàn)橹袊?guó)的商標(biāo)申請(qǐng)量急劇增加（每年超過(guò)500萬(wàn)件），隨后商標(biāo)駁回案件也有所增加。在這種情況下，當(dāng)局主要審查商標(biāo)通過(guò)視覺(jué)比較發(fā)現(xiàn)相似性問(wèn)題，比其他情況花費(fèi)的時(shí)間更少。鑒于這種司法趨勢(shì)，在基于駁回的行政訴訟案件中，應(yīng)加大力度撤銷(xiāo)，轉(zhuǎn)讓和實(shí)現(xiàn)與先前商標(biāo)的共存。收集具有詳細(xì)依據(jù)的大量證據(jù)以支持當(dāng)前商標(biāo)合法性似乎是不明智的。這種趨勢(shì)的一個(gè)不利方面是，法院級(jí)別的訴訟時(shí)間表會(huì)比上訴級(jí)別的訴訟時(shí)間表要短。品牌所有者在提起訴訟時(shí)應(yīng)考慮如何平衡時(shí)間和成本。
商標(biāo)無(wú)效
在商標(biāo)無(wú)效案件中，法院將對(duì)惡意問(wèn)題進(jìn)行更多考慮，以用作抵制由于先前的業(yè)務(wù)往來(lái)而導(dǎo)致的重大先發(fā)注冊(cè)和惡意申請(qǐng)的武器。證據(jù)收集和提交可能會(huì)成為證明此類(lèi)事實(shí)的重點(diǎn)。
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院越來(lái)越重視商標(biāo)申請(qǐng)的商譽(yù)。如果一方可以在同一行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)或通過(guò)其他商業(yè)聯(lián)系（例如合同）完全證明另一方在申請(qǐng)商標(biāo)時(shí)知道該品牌，那么這些證據(jù)將發(fā)揮關(guān)鍵作用。
對(duì)于ho積商標(biāo)，很可能會(huì)有更多的成功判決支持合法所有人，如果擁有大量其他知名品牌的商標(biāo)，法院將嚴(yán)厲制止這種不正當(dāng)行為。
不使用取消動(dòng)作
在不使用取消行為中，在某些情況下，雙方之間可以進(jìn)行結(jié)算。如果雙方達(dá)成和解，法院將考慮情況并相應(yīng)降低證據(jù)使用要求的審查標(biāo)準(zhǔn)。
一些品牌所有者傾向于注冊(cè)多個(gè)商標(biāo)，例如在樣式，形式或結(jié)構(gòu)上稍有不同，以靈活使用或防止可能的不使用取消行為。但是，在檢查使用中的證據(jù)時(shí)，如果該使用表明同一注冊(cè)人擁有的其他注冊(cè)商標(biāo)，即使該另一商標(biāo)與將被撤銷(xiāo)的注冊(cè)商標(biāo)比較相似，法院也將逐步形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。這方面的考慮，并且不會(huì)將其視為證據(jù)的必要使用。因此，有必要注意證據(jù)使用的標(biāo)準(zhǔn)，更重要的是，在實(shí)際業(yè)務(wù)中使用與注冊(cè)時(shí)具有相同標(biāo)本的商標(biāo)。
法院似乎更可能承認(rèn)使用的商標(biāo)在OEM的形式，商標(biāo)如果品牌所有者使用該商標(biāo)只有這樣。如果在中國(guó)沒(méi)有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，外國(guó)品牌所有者可以依靠這種使用來(lái)維持注冊(cè)。
自2014年5月1日起生效的經(jīng)修訂的《商標(biāo)法》，在異議程序失敗后，異議方將無(wú)法發(fā)起異議復(fù)審，因此，異議方將無(wú)法發(fā)起行政程序。但是，異議方可以啟動(dòng)上訴程序和行政訴訟，以繼續(xù)追究異議案件。結(jié)果，由于法律的變更，反對(duì)者無(wú)法提起訴訟，而另一方可以這樣做。
